27 Sep
2016

在印度申请专利十诫 — 第一部分

本文将分三部分来介绍在印度提交、申请和管理专利的相关注意事项,第一部分着重讲在这个次大陆提交和发起国际申请的初步阶段。

申请登记的截止日期、首选专利局和实体类型

对于国际申请而言,进入印度的截止日期是从最早的优先权日起31个月内,前提是在提交《专利合作条约》申请的同时已指定印度。

国际申请可向印度四个专利局中的任何一个提起,它们分别位于孟买、新德里、钦奈和加尔各答。应向申请人或其专利代理人服务所在地的专利局提起申请。此外,由于在一个专利局提交的国际申请不得转移至另一个,而且每个专利局都是相对独立运作的,因此在决定向哪个专利局提交申请前,应谨慎考虑这些问题或向印度专利专家咨询。

提交国际申请之前,申请人须选择一种实体类型来提出申请。在印度,可提交国际申请的实体类型包括自然人、初创公司、小型实体或大型实体。

要作为初创公司提交申请,申请人应提供足够的证据来证明自己是印度的一家私人有限公司、合伙公司或有限责任合伙公司;公司成立或注册未超过五年;五个财政年度的营业额均未超过2.5亿印度卢比;公司正在以技术或知识产权为驱动力,努力创新、开发和部署新产品、新工艺或新服务,实现商业化。

要作为小型实体提交申请,申请人应提供足够证据来证明自己是一家制造企业或产品生产企业;厂房和设备投资未超过1亿印度卢比;或者是一家服务型企业,设备投资不超过5000万印度卢比。

申请人不能提供足够材料来证明自然人、初创公司或小型实体等实体身份时,须以大型实体的身份提交申请。

选择正确的实体身份非常重要,因为从申请到维持,每一阶段的手续费都会因实体身份而异。然而,由于专利局需要足够的证据来验证申请人的特定实体身份,因此收集和提交这些证明是一项相当艰巨的任务,更别提其中的高风险和高成本。因此,比较明智的做法是在选择实体身份时一定要权衡好利弊。

申请所需文件

提交国际申请所需要的文件包括 —

a. 申请人和发明人正式签署的申请表原件。适用情况下,还应附随有权提出申请的证明,如转让契据、雇佣协议等。

b. 国际公布(如果国际公布不是英文,应提供与其内容一致的英译本及翻译认证)。

c. 修正内容(如果有的话)应按《专利合作条约》第19条或第34条提交。

d. 提出申请之日起6个月内,有关每个外国专利申请的编号、申请日期和目前状态的信息和保证(表格3)。

e. 发明人声明(表格5)。

f. 提出申请之日起3个月内,有关注册专利代理人的委托书原件。

所需文件均应以电子方式提交(英语或北印度语)。建议从提交电子申请起十五日内,向专利局提交电子版的扫描件和原件。

法律不允许的标的物

提交国际申请前,申请人必须了解与不可专利的标的物相关的异议。印度专利法对“非发明物”进行了规定,并相应地提出了相关的异议和不可专利的标的物。常见的异议包括 —

化学和生命科学领域的发明

  • 科学原则;
  • 生命物或存在于自然界中的无生命物质;
  • 已知物质的新形式,且不会提高该物质的已知功效;
  • 已知物质的新用途;
  • 混合物或制造混合物的过程;
  • 农业或园艺方法;
  • 人类的手术、治疗、预防(诊断、治疗)或其他治疗过程,或施用于动物、为消灭疾病、增加其自身或其产品经济价值的治疗过程;
  • 植物和动物的整体或部分,包括种子、品种和种类,以及用于植物和动物种植或繁殖的生物过程;
  • 传统知识。

机械工程和电子领域的发明

  • 琐屑无聊的发明,或明显违背自然法则的发明。
  • 已知机器或器具的使用。
  • 以已知的方式对已知装置进行单纯的排列、调整或复制。
  • 集成电路的布局。

与计算机相关的发明

  • 数学或商业方法、计算机程序本身或算法。
  • 心理活动的方案、规则或方法,或游戏方法。
  • 信息的演示。

修正

印度专利法允许进行自愿和非自愿的修正。在提交国际申请时,申请人可删除说明书中的权利要求。其他自愿修正可在任何时间进行,这包括申请人的名称、地址和服务地址等轻微修正。进行此类自愿修正时,都需缴纳一点手续费。另一方面,非自愿修正只能在第一次审查报告发布后(第一次提出异议)进行,目的是针对异议做出调整。此类修正不收取手续费。对说明书的修正只能通过声明、更正或说明等方式。需要注意的是,在此次修正前,无论自愿修正还是非自愿修正,均不得主张或描述说明书中没有披露或显示的标的物。

公布和提前公布

在印度提交的国际申请,自申请之日起满18个月才会公布。因此在此期间,国际申请不得公开接受公众监督。通常而言,管理局会在18个月期满后的一个月内公布国际申请;不过如果需要,申请人可要求提前公布 — 即在18个月期满前公布。国际申请的公布日期非常重要,这是因为自公布之日至授予日,申请人期间拥有的特权和权利类似于该项发明的专利已在该日期被授予。在另一面,由于申请公布后会面临公众监督,这同样会吸引第三方观察,因此等待管理局自己公布申请更为有利。

审查、快速审查和加急审查

在印度,一旦提出审查请求,所提交的专利申请便会进入审查阶段。所有的专利申请均按照此类请求提出的日期而非申请的提交日期进行审查的。因此,应尽早提出审查请求。

提交国际申请的申请人可以提出(1)审查请求,或(2)快速审查请求,或(3)加急审查请求。无论何种情况,都必须在最早优先权日起48个月内提出请求,否则国际申请将会按照被申请人撤回处理。

在31个月报申期满前,申请人可提出快速审查请求。然而,这种请求一般是远在31个月期满之前提出(即在第19个月左右的时间)才有用,这是因为在理想情况下,针对这些请求的审查应在第31个月前展开。由于提出这样的请求会涉及到额外收费,而31个月期满之前的审查由管理局自行决定,因此提出这样的请求可能对申请人非常不利。

不过,申请人还可以提出加急审查请求;在这种情况下,申请人应具有初创公司的身份(如上文所述),或已选择印度作为国际检索单位和国际初步审查单位。

不管申请人选择何种途径,都会在审查后发布第一次审查报告。一旦发布,国际申请便会在6个月内进入授予阶段。不过,申请人可提出延长三个月的一次性请求,但要在最初6个月期满之前提出。上述时间段期满后不得进一步提出延长请求,申请随即会被视为放弃。需要注意的是并没有其他途径来规避这种放弃。

在提交第一次审查报告的回复后,按照一般惯例会举行听证会,在此之后管理局才会接受或拒绝国际申请。通常情况下,听证会会在提交回复后的一年内举行。听证会结束后,申请人应在15天内提交书面陈述。

申请的撤回

在印度,提交的国际申请可随时要求撤回(通过提出撤回请求),但应在专利获得授予之前。对于已提交审查请求但尚未发布第一次审查报告的国际申请,在撤回后会退还90%的审查费。

分案申请

印度专利法非常注重发明概念的统一性。因此,在实质审查过程中,缺乏透明度或统一性会成为提出异议的理由。在这种情况下,即申请人被指控违反了统一性规则时,审查员可指示提出分案申请。不管是否存在这种异议/指示,申请人均可自行提交分案申请。在这两种情况下,分案申请必须是在主案申请被接受前提交,不过分案申请只有在主案申请被接受后才能获得通过。此外,这里的期限是从主案申请提交日而不是分案申请日算起。

在起草分案申请时,要记住它不能包含与主案申请所披露的发明相关的权利要求。而且,应当指出的是在印度,可针对每个不同的创新概念提交一个或多个分案申请,但分案申请不可再细分。

相关申请的详细资料

在印度提交专利申请时,申请人若也在印度以外的任何国家对相同或基本相同的发明申请专利,则必须提供与所有这些专利申请有关的国家名称、申请日期、申请号、申请状态、公布日期、授予日期等详细资料。此外,在印度授予专利前,申请人还必须及时告知印度专利局上述相关信息。因此,每当此类在印度以外申请的专利状态发生变化时,申请人应向印度专利局提供上述相关信息。在印度没有遵从这些要求的,可能会成为专利不被授予或无效的理由。

此外在第一次审查报告中,印度专利局可以要求提供有关印度以外专利申请的进展细节;在提出此等要求后,申请人必须提供相应的详细资料。要求提供的详细信息可能包括专利局的诉讼或获得的优先权申请主张。这些材料不是英文的,则必须提供英文译本。

授予前异议

在印度,从专利申请的公布一直到专利被授予,任何人都可提出异议。向管理局提出异议的理由各种各样,除其他项外,包括发明的获得不合法、缺乏新颖性、缺乏独创性、存在先前使用、公开不充分和/或违反了强制性程序。

授予前异议必须在提交专利申请的专利局提出,且要附带异议声明和证据(如果有的话,对异议进行证明),以及听证要求(如果需要的话)。在收到此类异议申请书后,如果管理局认为异议值得主张,便应将异议事项告知申请人。收到异议申请书后,申请人可在三个月内做出答复。之后,管理局应举行听证,然后做出驳回申请的决定或指导专利申请做出修正。

最初,实行授予前异议是为了进行第三方观察和筛选琐屑无聊的专利;然而,引入该制度以来,它已发展成一种成熟的当事方诉讼程序。此外,由于印度的专利法允许任何人提出授予前异议,因此可能会被别有用心者滥用。因此,我们建议申请人应尽量减少专利授予遭到异议的风险,至少要符合强制性程序。

第一部分就此结束。

第二部分提要

应对棘手的专利局诉讼、准备转让契约、对驳回提出上诉等。

敬请关注。

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作为Krishna & Saurastri Associates的合伙人,Anshul Saurastri的业务重点是争讼性和非争讼性知识产权问题,其中包括专利、商标、版权、外观设计和商业秘密,以及医疗保健法、媒体和娱乐法、合同法及相关的公司法。更具体地说,Saurastri先生在印度可就知识产权的保护、起诉、实施、诉讼和管理等问题为客户提供建议。他时常提供的咨询服务还包括许可、特许经营、销售、并购、合资、资产和股份收购、国外投资、数据保护、保密协议和聘用协议等。 Saurastri先生是宾夕法尼亚大学的一位技术学位毕业生,并持有孟买大学的法律学位和印度的法律执业许可。