20 Feb
2018

印度申请专利十诫 — 第二部分

本系列(共三部分)旨在为专利申请者、企业法务、外国专利代理人以及所有对印度专利的申请、起诉和管理感兴趣的人士提供参考,本文是该系列报道的第二部分。

专利局提出异议

国际专利申请被提交和公布之后,便会按照申请提交的先后顺序展开审查。接着,申请会被按照所属技术领域,转交给相应审查员进行正式的和实质性的审查。此后,审查员将会遵照法律的实质性要求,针对所涉标的物的可专利性及其他正式问题编写报告。这种报告被称作《首次审查报告》(FER),会被送至印度申请者填写地址。

通常情况下,《首次审查报告》将提出标的物的新颖性和独创性相关的异议,以及印度的专利资格要求。此外,申请还可因工业适用性而遭到异议,审查员将会评估所主张的发明是否适用于任何行业,或能否采用工业过程制造出来。

此外,所主张的标的物也可因披露不足而遭异议。在这方面审查员将会审查:专利说明书的标题是否正确;标的物在说明书中的描述是否充分、具有针对性;权利主张对发明范围的定义是否合适;说明书是否描述了发明的最佳实施方式;与生物材料有关的发明是否披露了来源和地理起源;是否获得了国家生物多样性管理局的批准(如适用);是否(根据《布达佩斯条约》的规定)提供了保管编号及其他详细信息(如适用)。申请也有可能因缺乏发明单一性而遭异议。在这方面,审查员将会审查权利要求是否涉及单一的创新概念。若发现权利要求包含多个发明构思,审查员将会提出异议并补救;这时申请人可选择分别提起专利申请。

驳回的典型原因

如果申请人对《首次审查报告》作出的答复和修改不符合要求,专利局将可能再次发布一份审查报告,即《二次审查报告》。如果修订和提交材料仍不能满足首次及/或二次审查报告的要求,专利局可能会向申请人提供一次听证机会,然后按实情作出决定。若仍不能满足要求,专利局则会驳回专利申请。驳回命令的发布亦按照听讯的顺序进行。 印度驳回专利的一般原因包括:缺乏新颖性、缺乏独创性、缺乏可专利性或标的物不符法律要求。

申请驳回的补救措施

当专利申请被驳回后,申请人可向专利局提请复议,或向更高一级提起上诉,即知识产权上诉委员会(IPAB)。

当出现申请人并不知晓来提供新证据,或在专利局作出驳回决定时无法提供的新证据,或记录存在明显错误时,可以要求复审。申请人须在收到驳回决定一个月内,或不超过一个月的另一个期限内,提交复审请求书。复审请求书必须连同要求复审的理由一起提交。

另一方面,驳回决定存在错误的可提起上诉。上诉时应说明相关方的名称及上诉理由。上诉时必须提供相关证据,以及驳回决定的核证副本。上诉若不是申请人本人提起,则还须提供相应的授权文件,即宣誓书(显示宣誓证人的资格)、授权委托书(由授权代表提起时)或授权代理文件(由律师/专利代理人提起时)。上诉提起后便会得到详细审查,如果发现符合程序便会进行登记,发放编号。如果发现缺损,相关缺损得到纠正后方可进行登记。纠正缺损的期限是自其被发现15天内,缺损若得不到纠正则被视为放弃上诉,拥有延期申请的(不超过30天)除外。上诉一旦提起,被告可在收到上诉书2个月内提交反辩书。收到抗辩书后,上诉人应在收到抗辩书2个月内作出答复。此后,上诉将会进入听证阶段。知识产权上诉委员会以及所有诉讼和责令均为英语或印度语。

授权后异议

在印度,只有“利益相关者”(在发明所涉领域参与研究或起到推动作用的人士,其中包括与专利物相关的货物存在制造或交易利益的组织、与此类货物的制造存在经济利益的组织、拥有同一标的物相关专利的组织)才能在授权公告发布12个月内,针对已授权的专利提出异议。 在这种异议中应由提出异议者说明自己的利益和相关性。

异议书应向授权相关专利的专利局提出,理由主要包括:发明的获得存在不当行为;缺乏新颖性;缺乏独创性;存在先用问题;披露不足;和(或)未遵守法定程序。异议书必须连同异议声明和相关证据一并提交。异议者还应向专利权人提供一份异议声明和证据(如有)。收到异议书后,专利局应将相关情况告知专利权人。专利权人可在获得告知后2个月内提交答复材料和支持证据,否则所授权利将会被撤销(管理局将会发布撤销命令,并将其登记在专利簿)。

收到专利权人答复一个月内,异议者应提交二次答辩状和支持证据。异议者同样需要向专利权人提供一份二次答辩状和相关证据。此后,双方不得再次提供证据,除非专利局提出此类要求。

收到异议书后,专利局将会组建异议委员会(三名成员)。异议委员会负责审查异议书,包括异议者和专利权人提交的所有文件。审查之后,异议委员会将会在收到所有文件三个月内,发布一份联合建议。专利局将会按照异议委员会的建议组织听证。任何一方希望参加听证的,都应向管理局提出书面申请。听证之后(由各方表达意见,若无意见则可不举行听证),在考虑异议委员会建议的基础之上,专利局将会针对异议作出决定,即撤销专利或命令对专利进行修订,或者驳回异议书。

撤销

在印度,“利益相关者”(在发明所涉领域参与研究或起到推动作用的人士,其中包括与专利物相关的货物存在制造或交易利益的组织、与此类货物的制造存在经济利益的组织、拥有同一标的物相关专利的组织)与中央政府均可向知识产权上诉委员会提出撤销请求。被告也可向专利侵权案的一审法院提起针对撤销的反诉。然而,一旦向地方法院提起反诉,相关案件则会被移交高等法院。知识产权上诉委员会或法院作出撤销决定的理由主要包括:没有权利、不法取得、不具备可专利性、工业适用性、披露不足、虚假陈述、不合强制程序要求、未能提供某些信息、专利发明不实用。

此外,如果专利发明涉及原子能,中央政府还可通过专利局启动自行撤销程序。中央政府如果认为专利不利于国家和公众的,也可发布公告予以撤销。如果收到中央政府或利益相关者的申请,专利局也可撤销已被授予强制许可的专利,这些理由包括:专利发明不实用;合理要求无法得到满足;不能以可合理负担的价格提供给公众使用。

专利权人的权利

若印度的专利标的物是一种产品或一个流程,专利权人则拥有防止未经授权的第三方制造、使用、标价出售、销售产品;或以这些为目的进口该产品;或通过该流程直接获得的产品的专属权利。若一项专利为共同拥有,各权利人均拥有该专利不可分割的平等份额,且均享有上述专属权利,除非协议另有规定。

转让

在印度,只有各方在充分协商的基础上达成正式书面协议后,专利转让才具效力。此外,对协议进行公证,使其成为可被司法/准司法诉讼接纳的证据,也是一种明智之举。正如在第一部分所言,转让契约在专利申请是用于权利证明时非常有用。此外,专利局会对专利进行登记,主要包括受让人的姓名和地址、转让通告以及其他能够影响专利效力和所有权的详细信息。这样,一旦通过转让(或其他途径)持有其一专利,即可申请将自己登记为该专利的权利人。在对这种所有权提出登记申请后,专利局应根据所提供的令其满意的所有权证明,将申请人登记到专利登记簿中,填写清楚所有权的详细信息以及获得途径的详细信息。

续展

在印度,专利一旦被授权,专利权人须在第二年期满时(从专利授权之日算起)缴纳续展费,以延续专利的效力。专利授权后, 第一次续展费(可能会被称作累积年金)应在专利登记后三个月内支付。通常情况下,累积年金会从专利申请提交日期算起,直至获得授权后两年。此外,专利局遵循续展费必须预先缴付的惯例。例如,第七年的续展费必须在第六年期满前缴付,以此类推。

还有一项规定,专利的续展日期最多可延长六个月,但需在续展日到期前提出申请。另外,专利权人如果愿意,也可提前两年或更长时间预付续展费。

必须指出的是,未能在规定期限内缴纳年度续展费的,可能会导致专利终止。若未缴纳年度续展费而造成专利失效,专利权人可在专利失效之日起18个月内提交恢复申请,以便恢复已终止的专利。但是,专利权人应在恢复申请中说明续展费没有及时缴纳的原因。

请求允许在国外提出申请

印度居民禁止向其他国家申请发明专利,除非已向专利局提出并获得了此类专利申请的批准,或已在印度就同一发明提出专利申请,且已期满六周。通常情况下,此类批准会在提出申请的21天内得到批复,除非存在保密规定。但是,如任何人未获得批准而向其他国家提出专利申请,则在印度提出的对应专利申请将会被视为放弃,已授权的专利应被撤销。此外,这种行为最长可获两年监禁或被处以罚款,或同时惩以监禁和罚款。因此,当提及专利申请包含有一名印度发明人时(当前这种情况非常普遍),遵循这一要求十分重要。

延后标注申请日期

当申请人已在印度提出优先权申请,但需更多时间来满足有关自己专利的充分披露要求时,延后标注日期便会非常有用。在这种情况下,申请人可请求最多六个月(从申请提交之日算起)的优先权申请日期延后标注。日期延后标注请求可在专利授予之前的任何时间提出。但是,重要的是此类请求如果得到批准,便应根据新的日期展开专利申请审查;若请求是在审查报告发布之后提出的,请求获得批准后应按新日期进行重新审查。

第二部分到此为止,敬请期待第三部分。

Divyendu Verma 管理律师 [email protected]

Divyendu Verma是Krishna & Saurastri Associates LLP的管理律师和专利与商标律师。他曾为国内和国际组织管理过大型专利组合,起草过知识产权实施框架、技术转让协议以及许可和交叉许可协议。Verma先生在电信及信息基础架构、软件开发等领域技术战略拥有丰富经验 。他拥有班加罗尔大学的计算机科学学士学位及数学硕士学位,并从德里大学获得了法学学位,持有印度律师执业证。

Anshul Sunil Saurastri 律师 [email protected]

Anshul Saurastri是Krishna & Saurastri Associates LLP的一位律师,拥有宾夕法尼亚大学的技术硕士学位。他从事知识产权的诉讼和非诉讼业务,其中包括专利、商标、版权、设计、商业秘密和医疗法、媒体和娱乐法、合同及相关的公司法。Saurastri先生尤其擅长在印度知识产权的保护、审查、实施、诉讼和管理等方面为客户提供咨询。他可提供建议的其他领域包括知识产权交易、许可、特许权、推销、并购、合资、资产和份额购买、外国投资、数据保护问题、非披露协议和雇用协议等。

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