对于专利审理及上诉委员会，首席知识产权官都需要了解什么？

专利审理及上诉委员会自2012年9月开始进行双方复审后，便吸引了大批专利挑战者。虽然专利审理及上诉委员会的行政审判系统才运行四整年，但已经颠覆了美国的专利制度。除侵权和救济等其他专利问题外，挑战者还利用它来质疑专利的有效性。多年来，诉讼申请量已稳步攀升至4000多起（图1），而现在每月的新申请在130-150份请求书之间浮动（图2）。这些案件涉及到所有技术领域，电脑/电子类独占鳌头，而生物制药最近也开始逐渐升温（图3）。

专利审理及上诉委员会行政审判由两个阶段组成。第一个阶段最多需要半年时间，专利审理及上诉委员在此期间将会对挑战者的案件做出初步评估。接着是长达一年的审理阶段。

诉讼以最终书面裁定结束，对所审理的权利要求的可专利性做出裁决。

挑战者应先向专利审理及上诉委员提交一份请求书，要求撤销全部或部分专利。要取得胜利，挑战者必须通过证据证明某项权利缺少可专利性，与一般民事诉讼在证明无效时所要求的“明确且有说服力”的证据标准相比，它并没有那么严格。为捍卫自己的专利权，专利所有人可全面参与案件审理。

专利审理及上诉委员的行政审判可分以下几类：

• 双方复审；
• 商业方法复审；
• 授予后复审；
• 申请人调查程序。

双方复审显然占主导地位，为专利审理及上诉委员所有案件的90％以上，而位居第二的商业方法重审已落后一大截（图4）。本文将主要讨论双方复审，不过所提出的大部分观点同样适用于其他类型的审理。

挑战者只能根据先有技术，通过当事方重申来质疑专利的有效性。双方复审中不允许使用信息披露不足等其他根据。商业方法重审可使用任何无效性为依据来质疑某项专利 — 只要与金融产品或服务有关，且挑战者已被指控有侵权行为。所有专利都可成为双方复审的主题，但有一个例外：新专利的授予期须已满9个月（在被授予的前9个月，这些专利很容易通过许可后重审而受到任何基于无效的质疑）。派生诉讼常被用来解决发明家和涉嫌抄袭者之间的优先权纠纷。当然，在专利审理及上诉委员的审理中，侵权从来都不是争论点。

大约80％的双方复审都存在未决的相关诉讼。在这些复审中，大多数都是在挑战者被起诉专利侵权后被提出的，不过也有一些发生在当事人诉讼之前。这种选择策略非常重要，因为挑战者可在何时提交请求书存在时间限制。如果已进行侵权投诉，挑战者只能在侵权投诉满一年后提交复审申请（35 USC §315(b)）。如果挑战者已提交自己的宣言判决诉讼来让专利失效，不得进行复审（35 USC §315(a)(1)）。

图1. 双方复审申请量（按财务年分分列）

专业、快速、廉价

双方复审已吸引到成千上万份申请，原因在于法官的科学知识十分丰富，能快速进行专利有效性判决（最多18个月），而成本只有民事诉讼的十分之一。

专业

双方复审由三位专利行政法官共同审理。在大约260名专利审理及上诉委员会法官中，约100位会参与审判工作，其中大部分都是全职。其余法官大多处理专利申请被驳回的上诉。专利行政法官拥有科学、工程、法律等领域的学位，有着多年的专利法工作经验。许多人 — 尤其是在生物技术领域还拥有博士或其他高级学位，尤其是在生技领域。专利行政法官的集体智慧实际已覆盖所有科学和工程领域。

专利审理及上诉委员可将任何案件分配给任何专利行政法官，这些法官往往按照技术进行分组，因此，一般由三人组成的合议庭中至少会有一人拥有与专利权利要求相关的技术知识。

快速

精简的审判时间表和非常有限的取证过程无疑加速了审理过程。每一方必须在60页的主要意见书中说明整个案例的情况。证人证词以书面申诉书的形式提交，几乎从不使用现场作证。每方可盘问对方的证人（一般只是一两名专家）并提交笔录证据，依然不使用现场作证。除此之外基本上没有其他取证过程，除非一方能说服专利审理及上诉委员“为了正义”下令这么做（37 CFR §42.51(b)(2)）。下令进行其他取证非常罕见，专利审理及上诉委员所审理的数千起诉讼中只有几十起得到了这样的待遇。

图2. 双方复审申请量（按月份分列）

廉价

据美国知识产权法律协会《2015年经济调查报告》称，双方复审的平均成本（自报）还不到完整诉讼专利侵权审判成本（至少2500万美元面临风险）的10％（详细报告请参阅www.ptab-blog.com/2015/11/13/the-cost-effectiveness-of-ptab-proceedings）。复审还可能节约其他成本，比如劝说听审相关侵权诉讼的法官在等待双方复审结果期间暂缓诉讼。

图3. 双方复审申请量（按技术领域分列）

时间表

挑战者提交请求书后，双方复审的初步阶段便会拉开序幕（图5，图上）。专利所有人接下来将有三个月的时间提交一份初次答辩（一种试图能阻止诉讼的的机会）。在此之后，专利审理及上诉委员将有三个月的时间来决定是否启动审理。对于双方复审，专利审理及上诉委员启动审理须满足一个前提条件，即它能确定挑战者可合理说明至少有一个受到质疑的权利要求不具有可专利性（35 USC §314(a), 37 CFR §42.108(c)）。

图4. 累计请求书数量（按类型分列）

审理阶段也会如此反复（图5），常会被众多的到期日打断。例如，专利所有人在第一个到期日前，有三个月的时间来反驳申诉人的证明、获取自己的专家声明以及起草完整的答辩书。申诉人可在第二个到期日之前提交答辩、专利所有人证人的质证证据和任何新的答辩声明。接下来的到期日对审理过程不太重要，而第七个到期日会举行听证会，这通常发生在开始审理9个月的时候。审理结束（启动审理后12个月内）时将会发布一份最终书面裁定。任何一方都可在裁决发布后一个月内提请重新审理（很少会得到批准），两个月内可向联邦巡回上诉法院提起上诉（很少会被推翻）。

图5. 双方复审程序时间表

申诉人的唯一机会

律师一般不喜欢在诉讼开始时就摊牌整个案情，他们想保留一些论据来看对手如何反应。然而在专利审理及上诉委员的审判中，完整披露比任何证据都重要。

请求书是申诉人阐明不可专利性的唯一机会。专利审理及上诉委员在双方复审中所使用的审批程序节奏快、阶段多、常反复，因此有时会掩盖这一基本事实。然而，申诉人若没有重视这一点，便可能因未在请求书中详述全部案情而面临可怕的后果。因此，专利审理及上诉委员会诉讼的核心要素是：申诉人的案件并不是从请求书开始，而是以请求书结束。

因此，申诉人必须抓住并利用好这一次机会来进行申诉。这意味着：

• 在提交请求书之前，识别并果断处理每一个可能的问题；
• 利用专家证词，支持先有技术中的薄弱环节；
• 提出将引证与发明时专家编入现有知识的精彩故事结合起来的理据；
• 提出有证据支持的权利要求解释，证明它是与说明书相一致的、最宽泛的合理解释。

图6. 双方复审提起审理率（按财务年份分列）

专利审理及上诉委员会对审理机构的自由裁量权

如果申诉人能满足提出诉讼申请的要求，双方复审法规并不要求美国专利商标局来启动审理。更确切地讲，除非要求能得到满足，否则该法规禁止提起审理。这样规定的结果是专利审理及上诉委员会对驳回审理基本上拥有无限的自由裁量权。即使当申诉人提出了很多理由来证明权利要求的不可专利性，专利审理及上诉委员会也可行使自由裁量权来拒绝机构以任何理由或无理由提请审理。因此，提起审理阶段是专利所有人提出基本公正或公共政策考虑事项的最佳机会，以此来说服专利审理及上诉委员会驳回审理请求。一旦提起审理，没有直接针对申诉人先有技术质疑的证据在很大程度上都会被置之不理。

专利所有人的两次机会

许多专利所有人未能认识到或利用自己能够击败请求的两次机会。专利所有人的初次答辩和完整答辩虽然名称类似，却发挥着不同的作用，因此应以不同的方式加以使用。

最重要的区别是这两份答辩书的目标不同。初次答辩目的在于说明申诉人没有能够取胜的合理可能性。这个标准对专利所有人来说相当高，况且专利所有人可能不会在初次答辩中提出新的供述证据更使其复杂化（37 CFR §42.107(c) — 尽管提交专利审理及上诉委员会的未决规则可能放松这一点）。

专利审理及上诉委员会在决定是否提起审理时，会将初次答辩纳入考虑范畴。因此，初次答辩的重点应放在不能或不应提起审理的原因上。所有的法定限制条件现在都应成为焦点 — 一般是诉讼之前，无法确认真正的利益相关者或没有将引证作为先有技术。专利所有人也可主张不同的权利要求解释，对申诉人案件的法律论点提出质疑。然而，这两种策略在初步阶段获得成功的几率很小，因为它们通常还需要专家证人的证词支持。

尽管2013年开局时对专利所有人来说是相当惨淡 — 87％提起审理的裁定均青睐申诉人 — 但审理提起率已随着时间的推移逐渐下降，本财政年度（始于2015年10月）为62％（图6）。

另一方面，专利所有人的完整答辩应说明，完整证据记录的优势并不能支持申诉人的可专利性质疑。这里面的技术负担并不重，但经验表明能获得最终审判的案例中约有四分之三都能驳回所有被质疑的权利要求（图7）。

和解越来越重要

为什么对申诉人带来较高负担的裁决会青睐申诉人？答案似乎在于和解。

和解在双方复审制度实行的初期比较罕见，而现在已占据40％的突出地位 — 基本上是提交审理之前和之后各占一半。

和解的关键一点是，专利审理及上诉委员会在终止复审前，必须批准所有的和解协议。当事方必须为达成和解而共同采取行动，必须提交和解协议（加盖印章），供专利审理及上诉委员会审查。专利审理及上诉委员会希望看到和解协议能完全解决双方的纠纷，包括双方复审本身。

在大多数情况下，专利审理及上诉委员会都很乐意批准和解协议、终止案件；大量的审判案卷也鼓励这种和解方式。不过，它偶尔也会不批准和解，或更糟糕的是它青睐的是申诉人，而非专利所有人。如果当事方在诉讼后期才达成和解，一旦专利审理及上诉委员会已经对案件做出裁定，便可能会出现这种情况。此外，当专利审理及上诉委员会感觉到继续审理某个案件符合实质性公共利益时也会出现这种情况，比如所涉专利似乎特别容易受到先有技术的质疑。

图7. 迄今已完成的双方复审请求处理情况

联邦巡回上诉法院对专利审理及上诉委员会的支持

对于专利审理及上诉委员会提起双方复审的裁定提起上诉，联邦巡回上诉法院已断然回绝。它在“St Jude Med, Cardiology Div, Inc诉Volcano Corp”案（749 F 3d 1373 (联邦巡回上诉法院，2014年)，驳回有关提起双方复审裁定的上诉）和关于宝洁公司案（749 F 3d 1376 (联邦巡回上诉法院，2014年)，驳回有关提起双方复审的命令书上诉）中对此做了明确说明。主要障碍是35 USC §314(d)，它明确规定复审裁定为最终判决，不可上诉。利用宪法对这条规定提出挑战迄今徒劳无功。

2015年年初以来（从有关Cuozzo Speed Techs, LLC 的案件(778 F 3d 1271 (联邦巡回上诉法院，2015年)开始），联邦巡回上诉法院在源源不断的上诉中对专利审理及上诉委员会的最终裁定几乎是全部支持。联邦巡回上诉法院已支持，或至少是听从了专利审理及上诉委员会所采用的几乎所有做法和程序。即使是在联邦巡回上诉法院所推翻或驳回的几个案件中，它也不失时机地对专利审理及上诉委员会在组织事务、解释规则方面的权威性大为赞赏（例如“Synopsys, Inc诉Mentor Graphics Corp”案，编号14-1516，法律意见11（联邦巡回上诉法院，2016年2月10日），使雪佛龙遵从专利审理及上诉委员会的规则制定）。

底线是无法轻易地从专利审理及上诉委员会的审理损失中恢复过来，而且应利用大部分资源来增强自己在双方复审中的初始位置，而不是希望能通过上诉来推翻专利审理及上诉委员会的决定。

提起申请前的和解数量激增

正如最终裁定时权利要求的高取消率似乎推高了和解率，它似乎也是双方复审在提出申请前就得到和解（这一做法让人难以捉摸）的动力。为尽快达成和解，专利所有人向被控侵权人出示专利侵权投诉草案的做法并不少见。出于同样的原因，被控侵权人也会向专利所有人展示双方复审请求书草案。然而，与专利侵权投诉草案相比，双方复审请求书作为一种和解工具更具打击力，因为请求书会以血淋淋的细节完整说明权利要求的不可专利性。拒绝和解的专利所有人会认识到，这么做请求书的所有细节都将被公布于众，其中也包括其他潜在的侵权诉讼目标。这种就该专利潜在双方复审究竟有多少无法量化，但可以合理地假设这个数量相当大，因其成本低即使与侵权诉讼答辩的初始阶段相比也低得多。

修改动议 — 不要行动，除非万不得已

专利所有人在修改请求方面的战绩十分惨淡（ 在专利审理及上诉委员会所有的审判中，仅有5个获得通过），因此他们已完全放弃了修改请求。这倒也是好事。法官不具备审查权利要求的能力，也不愿依靠申诉人来全面和公正地审查先有技术。其结果是，专利审理及上诉委员会将证明拟修改权利要求的可专利性的举证责任转嫁给了专利所有人。这等于是一种反面证明：所记录的或专利所有人已知的先有技术并不会证明权利要求不具可专利性。联邦巡回上诉法院已果断肯定了这种举证责任分配方式。专利所有人通过延续案或部分延续案、补发案或复审程序来修改权利要求，获得较好服务。在这些场景中，单方面审查均由专利审查员负责实施。这种程序所产生的结果可能会在另一个专利审理及上诉委员会审判中受到质疑，但专利所有人至少有机会把案件提交给审查员，以免挑战者每次都提出反对。

禁止翻供的轮廓尚不明确

专利审理及上诉委员会的审判法令对申诉失败者做出了禁止翻供的规定：在可导致最终书面裁定的复审期间，他们不得“以申诉人已提出或可能已提出的任何理由在美国专利商标局进行诉讼或主张专利无效”。这到底是什么意思还需要法院做出法律解释。

不过有一点很清楚：对于双方复审来说，禁止翻供只适用于先有技术案件。申诉人并没有被禁止进行35 USC § 282(b)许可的其他无效抗辩，如缺乏书面说明、缺乏可实施性或不确定性等。

不明确的是对废弃先有技术挑战的禁止翻供效果。如果申诉人在请求书中没有写明先有技术的证据，而希望能在以后呈送给法院，那么允许这么做吗？可能有人说申诉人“可合理地提出”这样的说法。但如果由于请求书60页的篇幅限制而被省略了呢？申请禁止翻供很可能会涉及事实密集的质询。

为澄清最终的混乱，法规中“在……期间”究竟是什么意思？一些评论家认为，这将禁止翻供限定为专利审理及上诉委员会实际提起审理的理由，因为双方复审直到提起审理才算真正开始。因此，根据这些评论家的说法，在请求书中提出的、专利审理及上诉委员会没有提起审理的争论，不会在随后的办公室或法院诉讼中被禁止翻供。

有关禁止翻供的所有这些不确定性会有利于保守做法：假设申诉人在提出申请时已知的所有先有技术争论会被禁止翻供，并相应做出了计划。

最好的双方复审律师

双方复审开始时，拥有干扰经验的律师便拥有了推销自己的最佳时机，因为有关复审的规则是根据旧的干扰规则制定的。然而，随着复审数量的剧增，干扰法院的处理能力已远远不足。那么问题就变成了：传统的专利代理人和专利辩护律师相比，谁能提供处理双方复审的最好技能？

答案是，双方复审与常规的专利申请和诉讼非常不同，因此专利代理人和诉讼律师都没有最佳技能。即使是由专利代理人和诉讼律师组成共同合作，也不一定能满足双方复审的技能要求。有些技能诉讼律师掌握得比较好（例如书面简述、质证和口头辩论）。诉讼律师的主要困难是双方复审减少了举证责任。诉讼律师已习惯了专利所享有的有效假设，以及在法庭上证明它们无效所需的明确和令人信服的举证责任。与此相反，专利代理人更习惯于双方复审和常规专利申请所使用的“优势”标准，以及在这两种环境中构建权利要求所使用的“最宽泛的合理解释”。理想的双方复审律师应能对传统的诉讼技巧做出调整，适应复审的低举证责任需求。

法官更喜欢哪一种法律背景？当然，他们不会公开自己的喜好，只会坚称会由美国专利商标局注册的首席律师负责。只要首席律师在场，他们会欣然同意将专利诉讼律师作为后备律师（仅为此场合）的提议，根本不在意后备律师是否会处理案件。但毋庸置疑的是，法官更愿意与更熟悉和忠实于专利审理及上诉委员会规则、拥有丰富知识、愿意直接回答问题的律师合作。问题不在于法官最喜欢哪种类型的律师，而是哪种律师能按照与双方复审有关的法律和法规来处理案件。

实践技巧：专利所有人

虽然首席知识产权官不太可能亲自处理双方复审，但与双方复审律师打交道时他们仍应谨记一些高级的战略事项。

确保提供高质量的初次答辩论点

如上所述，初次答辩是用来解决双方复审门槛问题的最佳工具。对于解决法律论点问题它是一种次优工具，因为专利所有人不能作为权利事项为它补充新的供述证据。但是，这并不意味着专利所有人不应使用初次答辩来尝试法律论点。问题在于一旦专利审理及上诉委员会提起审理，专利所有人通常会将这一决定解释为对法律论点的驳回。然后，他们在专利所有人完整答辩书中会忽略这些论点。这往往是一种过度反应。

这里的关键是要注意专利审理及上诉委员会所给出的理由，即为什么说所提供的论点没有说服力。具体而言，要注意专利审理及上诉委员会是在质疑论点本身，还是为其提供支持的证据。如果专利审理及上诉委员会认为某个论点没有说服力的原因是，（比如说）它不符合权利要求的范围或对于申诉人所提出的挑战没有针对性，那么专利所有人便应重新考虑是否在专利所有人完整答辩书中保留这些论点。

另一方面，如果专利审理及上诉委员会认为某个论点缺乏说服力的原因是缺乏足够证据的支持，那么可能意味着如果专利所有人能够提供足够的证据，这个论点在审判中仍可能占上风。

尝试将宣誓证词引入初次答辩

虽然法规禁止为初次答辩引入新的供述证据，但同时也说明“除非获得了专利审理及上诉委员会的批准”。这意味着，新的供述证据经过允许便可使用。在初步答辩阶段，专利所有人应尽可能多地提供新的供述证据。

真正的问题是：应提供哪些新的供述证据呢？已尝试过这么做的专利所有人大都通过证人声明。这种方法不可能获得成功，因为直接证词没有经过核实。从理论上讲，直接证词中所表述的任何事实或意见都会在质证时受到挑战。因此，尽管专利审理及上诉委员会会轻松判定申诉人的专家直接证词是否提供了足够的证据来提起审理，但这只是一种初步决定，专利审理及上诉委员会对申诉人证人证词的最终权衡直到专利所有人在质证中对证据进行验证后才能水落石出。然而，有利于专利所有人的提起审理的裁定，对申诉人来说却是剥夺了他请求禁令救济的一种最终裁定。专利审理及上诉委员会不会仅根据未经验证的专利所有人证人的直接证词来驳回申诉人的禁令救济请求，因为从理论上讲申诉人可在质证阶段击破该证据。那么，为什么不允许在提起审理前的答辩中质证专利所有人的初步答辩证人？那时这样做只会缩短初步阶段的审理，增加专利审理及上诉委员会在三个月内发布审理裁定的压力。

一个更好的替代方法，是说服专利审理及上诉委员会限制申诉人证人在初步阶段的宣誓证词。如果它能被说服。比方说，申诉人的案件在很大程度上依靠的是看似可信但可能在质证时遭到否决的单一事实主张，便可采用这种方法。在这种情况下，专利所有人可能会说如果允许针对这个特定事实进行简短质问，整个审理便可避免。然后，专利所有人将有权在初次答辩中以申诉人证人宣誓证词的形式，提交新的供述证据。

专利审理及上诉委员会然后可根据宣誓证词，评估申诉人的证人声明证词，从而完成完整的可信度测定，判定宣誓证词是否损害了给予证人证据的考虑。这种技巧若有选择性且针对性地使用，便能帮助专利所有人避免或限制要审理的问题。

使用辩方证人达到最佳效果

专利所有人使用专家证人的一个基本目的是：破坏申诉人有关不可专利性的阐明。专家证人可通过两种方式实现这个目标：驳斥申诉人的证据；提出新证据来淡化申诉人的不可专利性证据，使它失去优势。对于前者，专利所有人使用得太少。虽然专利所有人的证人常会反驳申诉人的证人 — 尤其是先有技术在普通技术人员眼中的含义 — 但他们大都未能解释申诉人证人的分析为什么错误。两位专家对引证的解释存在不同意见未必不合理，如果专家只是得到了不同的结论而没有解释对方的结论为什么错误，专利审理及上诉委员会往往会被迫去别处寻找证据，继而做出裁定。一种更好的办法是让证人结合具体的实例来说明对方的证人所采纳的事实不正确、假设无根据。然后，专利审理及上诉委员会便有理由来判定双方证人的解释谁真谁伪。

实践技巧：申诉人

和解的力量

申诉人应利用好上文所述的“潜在双方复审”。在可专利性挑战公布之前，申诉人可能拥有最大的讨价砝码 — 在这个阶段抑制它们会对专利所有人带来最大的价值。一旦提交给专利审理及上诉委员会，这些挑战内容便会公布于众，也会被其他挑战者所利用。因此，申诉人在提起申请前应考虑给专利所有人提供一份双方复审草案，藉此希望能在公开决斗展开私人对话。通过申请前和解的方式，申诉人也可能获得相关专利的许可，但仍能避开其他使用者。

避免质疑的严重不匹配

让我们来考虑一个实际例子：一位申诉人在请求书中提出了6条质疑的理由。每个理由平均需要约九页来陈述（其余页面由其他必要的内容占据）。如果专利审理及上诉委员会根据其中一两条理由提起审理，那么专利所有人针对申诉人的理由陈述，便可进行30页甚至60页的答辩。申诉人为什么要给专利所有人提供这样的优势呢？

申诉人只有60页来陈述清楚每个问题，因此他们必须平衡分析的深度和质疑的数量。由于害怕禁止翻供，常会促使申诉人提出更多质疑，并附带由敷衍性的专家声明予以支持的粗浅分析，使请求书显得杂乱无章。专利审理及上诉委员会往往只会根据一部分这样的质疑提起审理，其结果是专利所有人可使用60页的篇幅来深入分析更少的问题。这种深入分析常会暴露请求证据中的漏洞，会让申诉人陷入展示合理可能性和寻找证据优势的两难境地。（在许可后重审和商业方法重审中，提起审理的标准会稍高，并要求展示至少有一个受到挑战的权利要求更有可能缺少可专利性 — 如果申诉人的质疑没有遭到反驳的话。）在权衡禁止翻供的危险性和在双方复审中彻底败诉的危险性时，申诉人应考虑到这种潜在的不匹配。

对双方来说，听证会非常重要

在专利审理及上诉委员会提起诉讼的大部分诉讼当事人都应清楚，法官在听证时并没有一个谁会获胜的清晰概念。法官在听证会前会进行商谈，至少负责编写意见的法官将会详尽研究一遍听审记录。然而，记录的内容非常多，还有一些证据是在意见书完成后才出现。所以，听证会是各方收集所积累的证据，并将它们组织为致密、统一和连贯的陈述的第一时间。一些证据起初看似微不足道，但在随后会变得更为重要。不管是宏观层面还是微观层面，听证会都是专利审理及上诉委员会审查所有证据的第一次机会。应留下足够的双方复审预算余地，以供律师准备口头辩护。人们常说，案件在听证会时是赢少败多。但在专利审理及上诉委员会的审理中，说当事人在听证会上都拥有公平的机会才更公平。

精心调整

尽管早期人们对双方复审程序还存在一种恐惧，法院也存在一些质疑，但它已成为美国专利法的一道风景。对于该系统的讨论应集中在如何进行精心调整，而非是否该保留它。这个系统由一群数量庞大且受尊敬的法官负责实施，其决定大部分都得到了复审法院的支持。双方复审制度注定会保留下来。