打造知识产权国家

2002年，时任首相向国会做了一次重要政治演讲之后，日本政府便开始全力打造“知识产权国家”。11年前建立的知识产权高等法院便是这项政府战略的成果之一，日本也因拥有可靠而高效的诉讼程序而得到全球认可。

就专利而言，日本是一个主要的司法管辖区。2015年，日本专利局共收到318627份专利申请，其中189358项专利获得授予，这得益于它积极、有效的知识产权文化。

可专利性标准

一项发明要获得专利，必须具有新颖性、独创性和工业应用性。

提起申请前，一项发明若尚未在世界任何地方公开，便具有新颖性。提起申请时，如果普通技术人员无法根据先有技术轻松创造出发明，这项发明便具有独创性。举例说明，施于人体的手术、治疗或诊断方法等都是不具备工业应用性的发明。

日本采用“先申请制”。

可专利性的限制

以下不能被归类为发明：

• 大自然的本身规律；
• 没有创新性的发现；
• 违背自然规律的物体；
• 没有利用自然法则的物体；
• 不具备技术性的物体；
• 根据权利要求书提供的方法，不能明显解决问题的物体

如果某个东西存在于自然界，但必须依靠人工才能分离出来，那么它也属于可专利的标的物 — 例如分离出来的化学物质、微生物和基因等。

已知化合物的医疗应用（包括第二医疗用途）具有可专利性。自2016年4月1日起，用途有限的食品发明也具有可专利性。植物新品种和动物若能满足可专利性的所有要求，便可获得专利。

容易破坏公共秩序、公共道德或公共健康的发明不得申请专利，“通过基因操作制造人类”便是此类发明的一个例子。

涵盖软件的发明

如果计算机程序的信息处理是通过使用硬件资源来实现的，那么该计算机程序就可作为软件相关发明来申请专利。此类软件相关发明的权利要求，可以方法权利要求或产品权利要求来起草（例如系统权利要求、计算机可读存储介质权利要求或计算机程序权利要求）。

涵盖商业方法的发明

如果计算机程序的信息处理是通过使用硬件资源来实现的，那么使用这种计算机程序的商业方法便是一种与软件相关的发明，具有可专利性。仅基于所建规则、没有使用计算机程序的商业方法，不具有可专利性。

其他限制

2015年6月5日，最高法院针对工序定义型产品（PBP）权利要求发布重要决定（2012(ju)1204和2012(ju)2658），说明如下：1）专利PBP权利要求的范围应包括具有相同的结构和特征的产品，而无论其制造工序如何。2）只有当提交申请时不可能或无法（不切实际）直接识别产品的结构或特征时，PBP权利要求才能满足清晰度的要求。这些决定的结果意味着专利权人和申请人都须证明这种不可能或不切实际的情况在申请时已经存在；起草PBP权利要求时要将这些决定考虑在内，才能先发制人地战胜无效问题。

宽限期

日本在首次披露之后设有六个月的宽限期。这种披露可以：

• 通过有权获得专利者的行为公之于众；
• 违背有权获得专利者的意愿进行公开。

此类披露并不构成先有技术的一部分，前提是所有正式要求都已得到满足。

专利申请必须在披露的六个月内提交日本专利局，或作为一种《专利合作条约》（PCT）申请。这就是说，如果一个优先的非日本申请在六个月的宽限期内被提交，一个PCT申请在宽限期六个月后提出优先权要求，则该申请无法从宽限期中受益。

专利异议程序

授权后异议制度于2015年4月1日正式开始实施。对第三方而言，异议程序比无效审判更具优势，如它的低成本、可匿名采取行动。在新专利公布的六个月内，任何人都能对其提出异议。异议一般是通过审查材料提出。专利权人有机会缩小权利要求的范围。

异议和无效诉讼之间并不适用＂一罪不受两次审理原则＂。因此，即使反对者提出的异议没有得到支持，它仍可使用相同的先有技术和理由进行无效诉讼。如果专利权人受到了不利的裁定,可向知识产权高等法院提起诉讼,要求撤销日本专利局的决定。

在法庭之外挑战专利

任何利害关系方都可向日本专利局申请进行无效审判，对专利的有效性提出挑战。判断无效的理由类似于审查员拒绝申请的理由。在无效诉讼中，专利权人将始终有机会修改和缩小其权利要求，以避免整个专利权无效。原则上，当双方都提交了证据后会安排一次口头审理。通常而言，无效诉讼的判决会在立案一年后做出。

不满日本专利局裁定的当事方，可向知识产权高等法院提出上诉。

对驳回的上诉

对于审查员的驳回决定，申请人可向日本专利局上诉委员会提出上诉。如果再提起上诉时也对权利要求做出了修改，主审查员将会首先重新审查修改后的专利申请。如果审查员仍认为申请无法通过，日本专利局上诉委员会会对他们再次进行审查 — 通常由三个审查员共同进行。对于上诉委员会的决定，申请人可向知识产权高等法院提出诉讼。

按照《民事诉讼法》的规定，知识产权高等法院的裁定可自行提交给最高法院进行裁定。但是，最高法院只会审理涉及到《专利法》法律解释错误的案件。

时间表和预算

只有提出审查请求后，日本专利局才会对专利申请展开审查。申请人可在自申请日起三年内，提交此类请求。提交请求后，日本专利局将会在11个月后下发第一份审查决定书。日本也拥有加快审查程序，其中包括专利审查快速通道。

专利案预算在很大程度上取决于其复杂性，但一般情况下的成本在60万日元至150万日元之间，其中包括律师费、官方费用和翻译费用。

地区法院的诉讼大约需要12至18个月。一般来说，由于法院通常会对侵权和无效的情况展开详细审查，因此诉讼过程不可能加快。

实施

专利权所有人实施专利权的最有效途径就是通过民事诉讼。调解或仲裁程序也可以纳入考虑。另外，专专利权所有人还可向海关办公室提出申请，要求暂停包括专利侵权在内的假冒商品的进口。

诉讼程序

在日本，提起专利侵权诉讼前虽不要求发送警告信，但这已变成一种常见的做法，认为在告上法院之前先进行谈判是一种审慎之举。

在专利侵权案件中，原告负有举证责任。日本没有广泛开示制度，因此原告在提起诉讼前最好先取得侵权的充分证据。

侵权程序通常分为两个阶段：

• 侵权审查和专利的有效性（如有争议）。
• 考虑赔偿。

在许多情况下，侵权和有效性都是关键问题。在考虑赔偿之前，法院会向双方说明其对侵权和有效性的初步印象。如果法院认定专利没有侵权或无效，则会终止诉讼程序。如果法院认定存在专利侵权和专利有效，则会进一步确定损害赔偿。

完成案件审理后，法院将会确定日期，公布裁定。

通常情况下，诉讼期间法院也会建议双方通过协商达成和解。如果双方同意协商，法院便会实施类似于调解的程序。

择地行诉

根据《民事诉讼法》，日本50个地区法院中只有两个拥有专利侵权案件的特别管辖权。日本东部的地区法院对案件具有一般司法管辖权，东京地区法院拥有专属管辖权。对于日本西部，大阪地区法院拥有专属管辖权。

由于地区法院积极参与诉讼过程的管理，因此没有正当理由很难拖延诉讼进程。

原告必须详细说明诉因。若要延迟诉讼，被告可针对这些说明中的模糊性和不准确性提出质疑。

法院的专业知识

专门的部门和法院拥有一些法官来处理专利侵权案件。这意味着专利侵权案件从审理到上诉都能得到有效处理。

东京地区法院设有四个专门的知识产权部，16位法官和7位司法研究员将会帮助法官了解复杂的技术问题。司法研究员都是日本专利局的前审查员，或私人事务所的专利律师。大阪地区法院设有两个专门的知识产权部，共有5名法官和3名司法研究员。

知识产权高等法院对东京和大阪地区法院的所有专利上诉案件拥有管辖权。知识产权高等法院设有四个知识产权部，拥有17名法官和11名司法研究员。

在地区法院和知识产权高等法院，专利侵权案件由三名法官组成的合议庭共同审理。知识产权高等法院设有大合议制度，它由五名法官组成：4位地方法院负责人和一位真正处理案件的法官。专利侵权案件不设陪审团。

每一方都可选择独立的专家来向法院提供书面证据。法院也拥有自己的专家顾问。学者等专家顾问能够帮助法官了解相关的技术问题。他们可以参加侵权预审听证。

等同原则

1998年的一份最高法院裁定指出，可以按照等同原则认定侵权，这时应考虑以下五个问题：

• 不同元素不是要求保护的发明的基本特征；
• 即使不同元素被替换成有关产品/过程的特性，要求保护的发明也能实现发明的目的和效果；
• 这种替换对于普通技术人员（了解相关产品/过程的制造）显而易见；
• 相关产品/过程与先有技术存在差异或明显区别；
• 相关产品/过程不属于专利申请期间被故意排除在权利要求之外的内容。

2016年3月25日，知识产权高等法院的大合议庭在一个制药案件中，按照等同原则判定存在专利侵权。这是等同原则在制药案例中的首次应用。大合议庭的结论是，所争论的过程差异并不是要求保护的发明的基本特征，由此根据等同原则裁定侵权。

初步禁令

若有必要马上进行补救，可在正式审判程序开始前和进行过程中提交初步禁令请求书。

侵权和有效性

除了可向日本专利局提出异议审判或无效审判外，被控侵权人可向法院提起专利有效性的裁定。尽管在法院程序中可将权利要求的无效作为一种辩护工具，但有关有效性的任何裁定只对案件当事人具有约束力。在日本专利局的异议审判或无效审判中，对各方都可判专利权无效。

补救和赔偿

侵权的典型补救措施是禁令和损害赔偿。

《民法》对损害赔偿做出了一般规定。然而，根据一般的损害赔偿计算方法，很难在侵权和损害赔偿之间建立明确的因果关系。因此，《专利法》规定了三种方法来计算赔偿：

• 第102条（1） — 将侵权人销售的产品数量乘以专利权人可能享有的边际利润；
• 第102条（2） — 按照侵权人通过侵权行为所获取的利润来计算，可推测等同于专利权人所遭受的损失；
• 第102条（3） — 按照合理的专利费来计算，即使专利权人没有使用专利发明。

日本不存在惩罚性赔偿。最高法院认为，这样的损害赔偿会模糊民事和刑事处罚的界限，违反国家政策。

永久禁令

如果法院裁定原告获胜便会发布禁令，除非专利已过期。

原告若在诉状中请求法院宣布临时执行某项禁令，那么即使被告上诉，也应执行地区法院的裁决。被告必须提交请求书，要求暂停这样的临时执行，并向地区法院缴纳保证金。

上诉

不满法院裁决的任何一方，都可向知识产权高等法院提起上诉。知识产权高等法院的诉讼程序平均需要不到一年，比东京或大阪地区法院快。

其他事宜

对于争议应当及时和妥善解决，以提高知识产权制度的可信度。内阁的知识产权战略总部组织了“知识产权争议解决特别工作组”来解决这些问题。在考虑权利持有人与被控侵权人之间的平衡问题的同时，目前还应详细考虑以下几点：

• 鉴于收集足以证明侵权的证据的难度，确保收集更多证据的措施。
• 根据全球市场趋势采取措施，确保损害赔偿能够反映业务实际情况。
• 从授予开始一直到任何争议解决程序中，采取措施，提高权利有效性，以鼓励日本产业创新。
• 考虑到对专利权价值的影响，对于标准必要专利 — 以及在专利权利主张实体行使这种权利时 — 寻求禁令的权利。

Osamu Yamamoto
管理合伙人
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Osamu Yamamoto是Yuasa and Hara法律事务所的专利律师、管理合伙人和化学部门的负责人。他是多个专业协会的成员，其中包括亚洲专利律师协会和国际知识产权保护协会。Yamamoto先生曾在一家化工企业工作了10年，从事生物技术和制药研究，之后投身知识产权领域。他曾代表食品和饮料、诊断、生物技术和制药行业的多家公司出席庭审，并拥有丰富的专利诉讼、无效审判、专家顾问经验。