评估美国和欧洲的专利续展决策

全球专利申请不断增多,通过研究专利申请和授权专利的放弃率,可进一步了解专利所有人对这些海量专利资产的使用或闲置状况。

根据现行专利法,美国专利的保护期限是自要求优先权的最早申请日起20年,且须按时缴纳维持费。欧洲专利同样是自申请提交之日算起20年。专利所有人必须在多个时间点及时缴纳年费和/或维持费,才能确保专利的有效性。无论是有意还是无意,未能缴纳此类费用的将被视为放弃专利权,从而导致专利失效。

2014年,美国和欧洲由于未缴纳维持费和续展费而分别造成了86459项和37172项专利失效。与这两个司法管辖区10年前的专利放弃量相比,这些数据均高出35%左右(见图1)。伴随着专利申请量和授权量日益增多,专利放弃量也呈上升趋势。2005年至2014年,美国专利年申请量增长47%,专利授予量增加一倍以上,明显超过了放弃率。在欧洲,10年间的放弃量也随着申请的增多(39%)而攀升,但已超过了专利授予量的温和增幅(21%)。

本文将对专利遭放弃的原因以及最新放弃趋势所产生的影响进行探讨。

专利组合的削减原因

公司削减专利组合最常见的原因包括压缩成本、应对市场需求波动和确保遵守最新法规,但是并购交易或大型组合交易—将少数关键专利与不太重要的专利捆绑出售—也会触发此种变化。

专利在后期的维持费用更高,因此与新的专利组合相比,代价更大的老化组合势必会受到公司的密切关注。自专利授权日起,美国的专利维持费须在第3.5年、7.5年和第11.5年缴纳,金额分别为1600美元、3600美元和7400美元。在欧洲,应向欧洲专利已生效的《欧洲专利公约》(EPC)缔约国国家办事处缴纳每年的续展费。每年应缴纳的续展费取决于维持专利的国家数量,总额相当可观—如果所有38个国家全部缴纳,第20年的续展费将会超过2万欧元。这种递增式收费结构背后的动机,是鼓励专利持有人放弃一些自己不再使用的专利权。

公司也会关注其专利产品或服务方面的市场需求。需求发生变化的原因包括:底层技术遭到淘汰,或者是某些市场的地理意义随着销售或生产活动的场所而发生了改变。专利维持的决策因素包括所保护产品和服务的性质与价值,而每项专利的成本和收益通常按各司法管辖区进行评估。公司的发展目标和商业化战略往往决定着专利组合的削减。

企业还会对不断变化的法律专利局势做出反应。近年来,专利主张实体提起的诉讼越来越多,导致美国专利制度发生了一系列变化。最近的立法改革—包括制定《美国发明法案》和引入新的专利授权后程序(当事人双方复审、商业方法重审和授权后复审)—使得挑战授予专利变得更加容易。此外,最高法院最近有关软件专利可专利性的案件(“Alice诉CLS Bank”案),以及有关专利权利要求“定性”标准的案件(“Nautilus Inc诉Biosig Instruments”案)也为专利权人创造了一个更具挑战性的环境。这些法变化虽是一种新出现的积极现象,但2013/2014年美国专利放弃率的增加则代表着它们对专利组合管理模式的影响。

图1:美国专利商标局和欧洲专利局的放弃量

专利放弃率

从有效专利总量来看,美国和欧洲的10年平均放弃率(被放弃专利在所有已授予和未到期专利中的占比)分别达到了1. 3%和5. 9%(见图2)。

欧洲的放弃率更高,可能是因为那里的维持费用高得多,专利权人只愿在有限数量的成员国维持专利权;这些国家的国内生产总值更高、专利权保护更有效。目前,就专利的整个生命周期而言,德国、法国和英
国三大最常指定的《欧洲专利公约》缔约国的总续展费大约为2830 0美元,而美国的总维持费只有12600美元。此外,在《欧洲专利公约》缔约国维持一项专利,其后期的费用更加昂贵。具体而言,在三大《欧洲专利公约》缔约国维持一项专利,其中83%的总成本都来自其生命周期的最后9年(见图3)。与此相反,美国专利的第三和最后一个阶段的维持费(期满前的8.5年)不到总维持费的60%。

在选择哪些专利该续展、哪些应放弃时,续展成本是公司的一个主要考虑因素—这种决策会牵扯到企业的经营目标和知识产权预算。就规模、成熟度和复杂性而言,美国总体上仍是最为重要的专利市场。由于那里的专利维持费相对较低,放弃一项专利会损失很多潜在机会,因此公司都不愿坐视自己的美国专利失效—在欧洲司法管辖区,专利的成本/效益比就不那么吸引人。

图2:美国专利商标局和欧洲专利局的放弃率
图3:德国、法国和英国的年续展费(美元)

专利放弃趋势

图4描述了2005年至2014年,美国专利商标局和欧洲专利局的专利申请量和放弃量。该图还使用副轴线,在一个图形中对比了专利的申请和放弃趋势,突出了两者之间的关系。

就这项10年期的研究而言,这两个司法管辖区的专利申请均呈上升趋势,美国和欧洲的平均年同比增长率分别为4.5%和3.8%。事实上,申请专利量唯一一次低于前一年的是2009年。这种短暂下滑在欧洲表现得更加突出,专利年申请量下跌6.5%,相比之下美国只下降了0.5%。正如预期,专利申请量的变化率与专利放弃量的变化率正好成反比关系,不过关系相当松散。一般来说,宏观经济趋势若能刺激公司提交更多专利,就会对专利放弃产生抑制作用,反之亦然。

图2提供了经济衰退所产生影响的更多证据。紧随经济衰退开始后的数年间,这两个地区的放弃率均出现飙升。美国2008年的放弃率只有1.1%,是该研究期间的最低值。但到2010年,这一数字已达1.5%,为该研究期间的最高值。同样,欧洲的放弃率从2008年的5.7%一路攀升至2009年的6.8%,2010年达到高位后又在随后几年开始下跌。

图4:美国专利商标局和欧洲专利局的申请量和放弃量

经济衰退(2008 - 2009 年)与复苏( 2010- 2012年)

根据美国国家经济研究局,商业活动于2007年12月达到高峰,之后便是最近的一次经济衰退。随后的复苏出现在两年半以后的2009年6月份经济衰退触底之时。本文的研究数据显示了这一时期经济衰退对专利活动的影响。2005年至2007年(经济衰退前增长的两年),美国专利商标局和欧洲专利局的专利申请量分别增长16. 2%和12 .7%。经济开始衰退后,两个司法管辖区的专利申请量在2008年保持稳定,2009年出现下降,不过美国的下滑幅度较小。2007年至2009年,美国专利商标局和欧洲专利局的专利申请量分别下降0.4%和5%。不过在经济复苏一年后,专利申请量再次攀升。

经济衰退也影响着由于未缴纳维持费和续展费而导致的专利失效的数量。在美国,2006年至2008年的专利放弃量下降7.4%,而后在2008年至2010年间大幅增加37%,2011年又再次下跌。2008年至2010年,欧洲的专利放弃量也出现了类似增长,涨幅为22 .9%。数据显示,与做出并实施放弃专利权的决定相比,公司调整其申请活动的速度更快。放弃专利常滞后申请活动大约一年。这可能是由于与实施新的申请策略相比,确定适于削减的专利需要更长时间。虽然经济衰退早在20 08年就已迫使许多公司重新评估其知识产权流程—包括组合削减,但许多已实施的变革措施直到第二年才发挥作用。

专利质量

2005至2012年,美国和欧洲被放弃专利的平均质量每年都在持续下滑。虽然专利质量在2013年和2014年出现提升,但这两个司法管辖区的平均质量仍低于2005年的水平(见图7)。这意味着对于如何识别适于削减的知识产权资产,公司正变得越来越精明。

图7的质量评分是由计算机根据众多预测变量(专利指标)进行多变量回归分析而生成的一种数字排名或得分,这些预测变量与专利维持率或放弃率存在显著的统计相关性。每项专利的分数是根据所确定的指标计算得出,十分客观。原始分数根据100分的名义预期分数进行了调整。调整后的分数类似于用于衡量人类智慧的智商分数。因此,100分一般对应于预期的正常或平均专利质量,得分高于或低于100表示预期专利质量高于或低于平均水平和/或假设机率。

读者请注意不要直接比较美国专利商标局系统与欧洲专利局系统之间的专利质量,因为各司法管辖区所采用的评级系统并不相同。然而平均而言,欧洲专利在放弃点的相对专利质量高于平均水平,而美国专利在放弃点的专利质量低于平均水平,平均值为100。其中可能的解释是,欧洲专利遭到放弃的原因不仅包括质量因素,而且还有从地理角度考虑的相对价值贡献率。专利价值存在两个关键驱动因素:其在特定司法管辖区的商业用途,以及该国知识产权制度的质量(即权利人获得、维持、开发和实施自己知识产权的能力)。在其他所有条件都相同的前提下,德国专利的价值会比西班牙专利更高,这是因为德国市场的规模相对更大,知识产权环境的实力相对更强。因此与西班牙专利相比,德国专利的放弃可能性更低。此外,在商业化之前,很多公司都会选择在欧洲展开广泛申请,然后通过不断削减来实现专利活动与商业化战略的统一。

图5:美国专利商标局的申请量和放弃量年增长率
图6:欧洲专利局的申请量和放弃量年增长率
图7:被放弃专利的质量

被放弃专利的剩余寿命

就平均剩余寿命而言,2005年至2014年因未缴纳维持费而失效的美国专利要比同期放弃的欧洲专利长1.7年,不过这种差距过去两年间正在不断缩小(见图8)。这意味着与欧洲专利相比,公司会更早地放弃美国专利。

美国专利在放弃点的10年平均剩余寿命为9.3年。相比之下,欧洲专利在放弃点的10年平均剩余寿命只有7.7年。这些数字具有重大意义,因为它们表明大多数美国专利都是在最后应缴纳最庞大的维持费前几个月被放弃的。由于欧洲的续展费是按年缴纳,这些费用会随专利寿命而增加,因此与美国专利相比很少会有欧洲专利能达到期满。

从图8 可看出的另一个有趣趋势是,美国专利常会在寿命后期被实体放弃。2005年至2012年,被放弃的美国专利平均剩余寿命每年都在减少,直到2013年和2014年才略有上升。这意味着越接近最后一次维持费的缴纳时间,被放弃的专利数量就越多。出现这种下降趋势,可能是由于美国知识产权的价值在此期间不断增加,企业需要更长的时间来确定特定专利是否具有价值。被放弃的美国专利平均剩余寿命在2013至2014年增加,这可能是公司为应对前文所讨论的立法变革而更加积极地削减所致。

与专利维持量相比,美国的10年平均放弃率(被放弃专利占某一特定年份所有应缴纳维持费的专利总量的比例)为15.9%(见图9)。正如预期,放弃率在最后一次经济衰退开始后的数年间出现飙升,从2008年的14.4%增长到了2010年的17.4%,随后几年再次下降。

图8:被放弃专利的剩余寿命
图9:美国专利商标局被放弃专利占到期应付维持费专利的比例

各行业领域/技术类型的放弃模式

接下来,通过细究专利类目的被放弃模式,会发现本文所研究的两个司法管辖区中放弃量10 大国际专利分类(IPC)组之间存在很多重叠。两份列表专利类目涉及到的领域包括数据处理(G06F)、电力( H01R,H04N)、信息存储(G11B)、计量检测(G01N)、医学(A61B,A61K,A61P)、有机化学(C07C,C07D)和半导体(H01L)。按放弃量分列的前10大IPC类目几乎为2005年以来所有被放弃的美国专利商标局专利的四分之一(24%)和所有被放弃的欧洲专利局专利的五分之一(21%)。

图10和图11还使用副轴线,在一个图形中对比了特定IPC类目的放弃趋势与被放弃的专利总数。美国专利商标局的图表显示,个别IPC类目与美国整个专利放弃活动之间存在相当密切的关系。然而,与美国专利相关的最大的IPC类目—G06F和H01L—还值得一探究竟。G06F对应的是电子数码数据处理,H01L对应的是半导体器件。虽然软件专利没有被列入特定的类目或子类,研究表明G06F中所包括的软件专利超过了其他任何IPC类目。在经济衰退时期,G06F中被放弃专利的数量增加更快,在大多数情况下超过了整体的放弃量。这表明,在经济开始衰退后,软件公司便迅速对知识产权政策做了调整,而其他企业的反应则比较迟缓。经济开始复苏时,G06F中的专利放弃率便显著下降,速度要比整体放弃率快得多。2012年至2014年,G06F专利和整体趋势之间的这种差异得以持续,软件专利的放弃率超过了整体放弃率。2012年至2014年,H01L专利与整体放弃趋势相比也出现了更快的放弃率。

欧洲专利局与美国的数据并不相同,图表显示个别IPC类目与欧洲专利局的整体放弃活动关系不大。这在最大的IPC类目中表现得特别明显—A61K或医疗、牙科或盥洗用品。

图10:美国专利商标局的放弃量(按IPC类目分列)
图11:欧洲专利局的放弃量(按IPC类目分列)

放弃量最大的公司

就所研究周期而言,放弃量最大的50家公司中超过70%都出现在两份列表中。这些被放弃的美国和欧洲专利平均质量得分分别为94.5和96.0(见图12至图15)。放弃量最大的前50家公司中,约60%也同时出现在申请量最大的前50家公司列表中。

图12至图15列出了各司法管辖区的10大公司,以及它们的10年平均放弃率和平均质量得分。美国专利放弃量10大公司中有7家是日本企业、而欧洲专利放弃量10大公司中有一半都是日本企业。由此可以断定,日本经济不景气是放弃专利的原因。此外,日本企业历来是针对发明人获得专利的多少进行奖励,这就导致了发明人只注重数量,而不追寻真正的创新发明。前者可以说更容易放弃,特别是当面临经济压力时。

根据所给数据,还可观察到许多趋势。正如所料,经济大衰退会造成放弃量增多,但申请量会在收缩周期后增加,这种反比关系接着便会重复循环。

图12:美国专利商标局10年平均放弃量(按公司分列)
图13:美国专利商标局2005 - 2014年的放弃量(按公司分列)
图14:欧洲专利局10年平均放弃量,排名前10位的公司
图15:欧洲专利局2005 - 2014年的放弃量(按公司分列)
 

行动计划

过去10年间,美国和欧洲的专利放弃量均有所增加。两个司法管辖区的专利放弃量、申请量和授予量保持平行。虽然许多公司制定有全面的知识产权管理和操作原则来进行续展决策,但同时发生的市场、立法和司法变革为重新评估这些指导原则提供了最佳时机。尽管所有公司在优化全部资产投资的回报率方面都面临着内部和外部压力,但公司若能对这种独特的基准数据做出响应,便能通过加强维持决策的审查而收获切实利益。

从数据集中还可得出以下结论:

  • 全球的专利制度质量存在极大差别,有的发展速度不如预期,随着公司不断更新包括知识产权实施战略在内的业务计划,欧洲的专利放弃量多于美国。
  • 首席知识产权官需要更频繁地量化与专利申请和后续货币化有关的、真实的研发投资回报率—不断降低维持费用是增加这类资产投资回报率的一种方法。
  • 与此相反,一种“先申请”的心态继续在全球蔓延,根据技术和商业化的衡量结果在专利寿命后期做出维持/放弃决策。
  • 我们还不能充分衡量一些关键的美国法院判决—如Alice案和《美国发明法案》所规定的授予后重审程序—对放弃决策所产生的影响,但通过研究未来24个月某些IPC类目的统计数据,将能探明计算机软件、商业方法和生命科学等专利的一些趋势。
  • 首席知识产权官需要继续密切关注专利裸售二级市场的流动性趋势,因为上升趋势可能会影响他们的变现决策—在维持费到期前以合理的价值将专利出售(尤其是那些在寿命后期维持费用更加昂贵的专利)。
Matthew Beers是美国加利福尼亚州旧金山Ocean Tomo公司的首席技术官兼总经理,Maria Lazarova是公司的一位总监。

Get unlimited access to all IAM content