Patent quality matters

The new examination procedures of the American Inventions Act, recent actions by the United States Patent and Trademark Office, and major rulings of the United States Supreme Court have all increased the emphasis on patent quality. These changes are essential for companies and lawyers to apply for patents.

近年来,劣质专利的泛滥已给美国专利制度造成重负,这已成为IP市场上一个普遍接受的事实。极力主张专利改革的人士指出,很多流氓侵权诉讼针对的都是一些模糊、过于宽泛的专利申请,且大都与软件行业的新发展有关。在这种背景下,要求提高专利质量的呼声开始真正得到了重视。

20152月,美国专利商标局推出“提高专利质量计划”,旨在强化所授专利质量、优化质量评价和改善客户服务。在推出这一计划时,美国专利商标局称:“高质量的专利能增加权利的确定性,使其更明确,反过来又能激发创新,减少不必要的诉讼。”在该计划推出前,美国专利商标局还透露已任命第一位负责专利质量的副局长。

表1:各行业

但是,将专利质量作为中心任务的并不只有美国专利商标局。美国最高法院也已瞄准该问题,在2013/2014年度听审了几个重大案件—其中包括Alice CorporationCLS Bank International以及Nautilus IncBiosig Instruments;侵权诉讼相关方也将此作为推翻已授专利的一种方式。

Alice一案是最近几年最高法院审理的最引人注目的专利案。在该案中,一种以解决复杂金融交易为目的、通过计算机实施的商业方法被判不具有专利性。虽然法院没有像一些更极端的预测指出的那样,判决所有软件专利全部无效,但这已造成越来越多的专利因不具专利性而被撤销。对于打算申请专利的IT行业的公司和律师来说,专利撰写的清楚和明确现已变得至关重要,以免重蹈Alice覆辙。

专利律师在消化最高法院最新判决的同时,还需要思考2012年生效的《美国发明法案》新推出的审查程序。随着新的授权后诉讼—特别是专利审理及上诉委员会的“当事方重审”—的普及,专利质量的重要性得到了进一步彰显。在许多侵权诉讼中,被告已开始利用“当事方重审”在法庭中推翻针对自己的专利控诉。在专利审理及上诉委员会诉讼成功能极大地驳斥所涉专利,从而避免了平行诉讼。

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谷歌专利部法律总监Tim Porter:“像当事方重审这样的程序能让公司和公众不通过诉讼就能审查一项专利的方式非常好。”

在当前背景下,高质量专利的定义虽在不断变化,但内部专利律师认为也有一些常量能经得住判例法和审查程序的任何考验。谷歌专利部的法律主管Tim Porter建议说:“我们会问‘这个专利是基于真正的技术创新吗?它有一些明显不同于以前技术的地方吗?’”“高质量的专利都具有这些特点,并不需要当前的司法解释。”

正是在这种不断变化的背景下,《知识产权资产管理》再次联手Ocean Tomo公司,按照所购专利的质量评出了美国最佳律师事务所;该分析使用OTROcean Tomo专利指数,一种评定过去三年所授予的每项美国专利质量的工具),对工业、消费电子、医疗保健(包括制药和生物技术)和IT行业所发布的专利进行了研究。

OTR类似于用于测评智商的IQ分数:100分相当于平均质量的专利,超过100分表明专利质量高于平均水平。就去年的分析来看,大型和专业的IP实践者主导了大多数行业,而Baker BottsK&L Gates等一些全套业务公司排名最后。

Ocean Tomo的研究为分析专利质量对当今专利市场的意义提供了极好机会。鉴于目前美国专利制度的诸多不确定性,确保所申请的专利拥有最高质量已变得极其重要。

表2:消费电子/任意

表3:医疗保健(制药和生物技术)

专利审查

也许对美国专利系统而言,《美国发明法案》对专利审理及上诉委员会审查程序的重新设计所产生的影响最大,超过了其他所有特征。新程序包括授权后重审、当事方重审和商业方法重审,与传统诉讼相比,它在审查专利权利主张的有效性方面速度更快、效率更高、成本更低。

例如,当事方重审的成本大约只有50万美元,起诉后18个月就能得到解决;而相比之下,州地方法院的诉讼通常需花费数百万美元,而且要花数年时间才能得出结论。授权后审查可能会给专利权人带来新的威胁,但一项专利若能通过专利审理及上诉委员会的审查,便会拥有毋庸置疑的质量证明。

新审查程序已达到它们的目标,这是不争的事实。自20129月生效以来,其受欢迎程度超过了任何人的预测:截止20153月初,专利审理及上诉委员会共受理了2,907件审查案,其中绝大多数(2,582件)都是当事方重审。

当事方重审允许利益相关方以新颖性和显著性为理由,对任何超过九个月、以先有技术取得的专利的权利主张有效性提出质疑。虽然它们已存在多年,但其日益普及却代表了2014年《知识产权资产管理》质量分析以来的最大变化;正如Slater & Matsil律师事务所的Steve Slater所指出的:“申请当事方重审已经成为处理专利诉讼案的一部分。”

新程序的实施在IT行业表现得尤其突出—截至3月初,2015财年(美国政府的财政年度从101日计起)64.3%的审查请求都是出自电子/计算机行业。与此相反,只有7.5%的审查案涉及到了生物技术和制药专利。

当事方重审最常见的申报者都是一些主要的科技巨头,如苹果、微软和谷歌等,这一点毫不奇怪。“像当事方重审这样的程序能让公司和公众审查一项专利的权利主张而不必遭到起诉,这种方式非常好”,Porter兴奋地说。

授权后审查会给专利带来更大威胁,这已从根本上改变了撰写的方式。“客户现在想要的是能经得住授权后审查的专利,”Sterne Kessler Goldstein & Fox的合作人Mike Messinger评论道,“对于一项专利,你需要关注的不只是它能否得到一名审查员的认可,而且还要确保在随后的审查中它能经得住三名法官的推敲。”

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Sterne Kessler Goldstein & Fox总监Mike Messinger:“客户现在想要的是能经得住授权后审查的专利。”

Sterne Kessler在为客户提供专利审理及上诉委员会审查咨询方面已成为一家领先的公司,它已申请一些美国最高质量的专利:当你彻底了解这个程序时,对客户的申请进行审查校对就会变得更加容易。在Ocean Tomo的排名中,这家来自华盛顿特区的公司在工业、消费电子和IT等行业均跻身专利申请均跻身前十,在总排名中名列第八。

不同行业

生物技术和制药专利的复审率比较低,反映出这些行业的申请质量一般都非常高。一家制药公司的命运往往取决于几个专利的前景,因此其最重要的工作是确保这些专利能经得住更严格的审查。

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诺和诺德IP副总裁Reza Green:“过去我常常认为给不同行业制定不同的规则是一种不好的方式,但现在我不这么认为了,毕竟一种大小并不适合所有人。”

此外,在一个制药专利实际开始商业应用、生产的新药被推向市场前,总会存在一个空档期。“一项专利可能在公布5年、10年或15年后才会投入应用,”制药巨头诺和诺德的IP副总裁Reza Green说,“这是与技术行业的主要区别之一。技术行业的商业模式不同,专利的生命周期往往更短。”

今年,Ocean Tomo的排名的一个特点是医疗保健行业专利的平均质量出现下降。2013年,该行业的平均排名是138.3,而去年则下降到126.3。虽然这仍是参与排名的四个行业中的最高得分,但与排名第二的IT行业(平均得分为124.9)的差距大大缩小。

这些数字是否预示着医疗保健专利质量持续下降,或只是一种暂时现象,这只能在未来几年获得更多数据后才能看清楚。然而,这表明许多关键药物的专利生命周期已临近结束,制药业可能正在努力将其替换掉。

医疗保健行业也已成为对冲基金投资者Kyle BassIPNav公司创始人Erich Spangenberg的威胁目标,今年年初,两人针对Acorda Therapeutics所拥有的一项多发性硬化药物专利,联手申请了当事方重审。有推测称,两人在当事方重审的消息传出时,通过卖空该公司的股票而大获渔利。

虽然到目前为止这只是一个孤立事件,但无疑加大了人们对制药行业专利质量的关注。如果医药专利遭到了更多的审查起诉,必将对整个行业产生明显影响。虽然新的审查程序越来越多受到科技公司和投机投资商的青睐,但不变的事实是你要从源头出发,才能对专利质量产生最大的影响。

正如BASF Catalysts的全球IP战略总监Michael Locascio所说:“当事方重审应该会变得越来越少。如果对(专利申请)的最初检查更为严格,那么当事方重审就会使用得更少。”

表4:信息技术

表5:所有行业整体情况

问题的关键

从源头上就注重专利质量,当然是美国专利商标局的责任。该机构负责授予专利,就应该极度重视申请的质量,这种观点并不是新鲜事;但大多数人认为这方面关注度的提升应归功于20092013年期间担任美国专利商标局局长的David Kappos

当然,在三月份确认接替Kappos局长一职之前被任命为代理局长的Michelle Lee,也对专利质量给予了更多关注。在公众场合,她多次提到需要提高授权专利的标准,并称美国专利商标局已为此采取了各种举措。

今年一月,美国专利商标局宣布任命Valencia Martin-Wallace为首位专利质量副局长,负责带头开展各种质量项目。这其中的“提高专利质量计划”包括三个关键领域:优化工作成果、优化专利质量评价和优化客户服务。

内部专利律师和专利代理人称,美国专利商标局的努力并没有白费。“我对(美国专利商标局的计划)充满了希望,如果专利质量都不错,一半与的‘专利流氓’相关问题就会消失。”Locascio评论道。

Sterne Kessler 律师事务所的Messinger强调了美国专利商标局希望公众参与其质量计划的意愿,同时补充说:“他们以工作流的方式看待事物,这已非常有创意。”他举例说,美国专利商标局在2012年就曾推出了一种优先审查程序,专利申报者在缴纳更多费用后便能享受到更快速的申请服务。

华盛顿特区将专利改革辩论的焦点转向流氓诉讼,劣质专利的问题进一步引起了人们的注意。虽然一些外界观察家认为美国专利商标局只不过是一个批准机构,Schwegman Lundberg & Woessner律师事务所的Steve Lundberg却坚称现实并非如此。“律师与广大公众的体验非常不同,他们只会关注一两个劣质专利。”他说,“根据先有技术,对于完全可以申请专利的,我们会努力为其争取权利主张。”

David Kappos推出了更全面的指标来衡量专利质量,这是一个很好的开始。”Porter说道,但他也承认专利质量有时很难确定,有时在进行当事方重审或诉讼阶段前根本无法测评。

细心观察

有些专利的质量不管环境如何变化总能获得很高的评分,还有的则会随着判例法和整体专利环境的变化产生波动。华盛顿正在讨论新的立法,最高法院审理的专利案件也不断增多,企业在评估其专利组合的真实质量方面从没遇到过如此的压力。

当这些组合变成数万个时,公司再声称自己的每一项发明都具有最高的质量就会显得古怪了。以谷歌为例:这个科技巨头在上市时只持有一小部分专利,但现在已超过30000个。谷歌开发了大批量的内部专利,并在2011年通过收购摩托罗拉获得了大量的专利组合(随后将业务部分出售给联想,但保留了绝大多数专利),它在专利市场的地位也发生了巨大变化。作为一个大数据分析家,它对自己的专利组合要比别人清楚得多,但这并不代表其拥有的所有IP资产都是一流的。

“我认为我们的专利组合非常优秀,但若认为像我们这么大规模的组合不会存在一点儿问题就未免太天真了”,谷歌内部专利的负责人Porter坦言道。他补充说,如果有多项专利最终被认定无效,那我们公司也会坦然接受。

Alice诉讼案判定以来,可专利性后者延伸到专利质量的问题已成为科技公司的头等大事。虽然有人担心最高法院的九名大法官会趁机判所有的软件专利均无效,但最后意见并没有提到软件。从现实来看,有问题的专利都与一种通过计算机实现的商业方法有关,该方法旨在解决交易日结束时金融机构之间的复杂交易问题。

按照美国专利法第101条(描述的是发明的可专利性)所做的专利无效判决就不会让任何人感到惊讶,最令人关注的是最高法院在抽象标的物的可专利性方面的指南。

法院未能给101条所描述的可专利性提供一次测试,这让许多人感到沮丧。然而,一些科技公司认为Alice案会引起专利质量方面的连锁反应,它们认为该案中所涉专利确实存在质量问题。比如,印度IT巨头印孚瑟斯公司的助理副总裁Anindya Sircar就告诉《知识产权资产管理》博客,称他们普遍欢迎这一裁决,并补充说:“我们感觉(Alice)应多开发一些高质量的软件专利,从而为生态系统注入更多的创新。”Sircar在裁决之后也承认,他的公司正在考虑转向使用更多的开放资源。

在微软,软件创新已成为该公司的一种基因,Alice案判决时刚巧该公司正在修改已沿用了好几年的权利主张条款。“我们一如既往地注重创新,但现在我们要非常具体地进行描述,不能再抽象了。”这家科技巨头的专利战略团队负责人Micky Minhas解释说。做出这种修改是因为公司在美国以外申请的专利越来越多,因此需要起草适用于多个司法管辖区的权利主张条款。

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微软专利战略团队负责人Micky Minhas:“我们一如既往地注重创新,但现在我们要非常具体地进行描述,不能再抽象了。”

Minhas和谷歌的Porter都认为Alice案所带来的整体影响很难量化,也许要到美国专利商标局对标的物可专利性的指南生效后,或出现更多的判例法后才会变得明朗起来。

方法论

本文中的排名通过使用 Ocean Tomo Ratings系统生成,该系统采用了回归模型来计算专利的原始概率分数。原始分数代表的是专利会被保留完整法定期限的简单概率。为方便起见,这些原始分数都进行了数学上的调整,以提供一种标准化均值或名义预期分数100。调整后的分数被称为OTR™评分,类似于测量人类智力的智商。因此,OTR™中的100分通常相当于预期的正常或平均质量(平均预期维持率)。OTR™得分高于100表示某个专利的质量高于平均质量(高预期维护率),低于100则表示低于平均质量(低预期维护率)。

当然,与智商一样,OTR™得分只是确定专利质量/价值的一种方式,OTR™评分高并不能保证专利的质量/价值一定高,反之亦然;它只是以可用数据为基础建立了一种统计相关性。进行排名时,Ocean Tomo会根据所选行业三年来所授予的美国实用专利数量,首先选出前50家律师事务所,然后再排出所有行业的前100家律师事务所。为了将四个具有代表性的行业律师事务所与所有行业分割开来,Ocean Tomo选用了既有申请律师又有授予人的专利,备案中没有授予人的专利会被剔除。由此得到的集合会根据那些专利的平均OTR™得分,自上而下排序。

市场划分

与此同时,专门从事专利申请的律师也面临着一种微妙的平衡:一方面要尽可能宽泛地为专利提出权利主张(这也是其职责所在),另一方面还要挖掘出足够的特异性,以迎接类似于Alice案所带来的挑战或接受专利审理及上诉委员会的审查。

Sterne Kessler 律师事务所的Messinger认为,面对有关标的物可专利性等问题的判例法的不断发展,律师在申请专利时需要强调这些专利对技术发展所能做出的贡献,同时还要明确阐述它们能解决的问题。“你现在必须更加关注专利的权利主张范围。”他强调说。他承认,这个对于技术行业是个新事物,但生物技术和制药行业已经非常普遍。

在防止专利过于模糊和宽泛的过程中,技术行业可以说是在踩着这些行业的脚印前进。但对于一些人来说,有关专利改革—要么减少流氓侵权诉讼,要么削弱专利权—的争论指向两个领域之间的根本分歧。

“过去我常常以为给不同行业制定不同的规则是一种不好的方式,但现在我不这么认为了,毕竟一种大小并不适合所有人。”Green沉思道。随着不同行业间的日益趋同,再为特定行业制定不同的制度就行不通了。但为了避免制度产生分裂,现在真正需要做的是极力确保所申请专利的最高质量。

这对于那些正在主张的专利来说尤其如此。“一般而言,发明的商品化需要有较高质量的专利来提供支持”,Perkins Coie律师事务所的合伙人John Squires强调说。正如Messinger所指出的:“发明家(在申请专利时)寻求的是一种特别的法律权利。”现在最为重要的是,确保这种权利能经得住美国专利商标局、专利审理及上诉委员会和法院的仔细审查。

Richard Lloyd是《知识产权资产管理》的北美编辑。

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