质量专利:中国新准则

继专利申请量和授权量连续数年的急剧增长后,中国政府和企业正在将注意力转向改善知识产权的战略价值;几位业内人士就此问题展开了讨论。

2010年,中国政府公布了《国家专利发展战略》,为中国的知识产权制度设立了一些远大目标:到2015年,中国每年接受的专利申请将至少达到200万件;国内专利申请数量将跻身全球前两名;平均待审期将减至22个月;知识产权交易价值将达1000亿元人民币(合158亿美元)。

五年后,至少前两个目标不仅得以实现,而且超额完成任务;对于第三个目标,中国国家知识产权局(SIPO)显然没有公布相关信息;而第四个目标一方面似乎不太可能实现,另一方面由于不明白政府所制定的交易标准,因此极不可能作出判定。

《国家专利发展战略》—包括中国政府针对专利问题所发布的一系列公告—所设立的前三个目标表明,政府在过去几年的政策基本获得成功,提高中国专利持有量的主要目标已经实现。这意味着中国的专利资产数量现已超过了其他任何司法管辖区,作为审查机构的中国国家知识产权局所受理的申请数量、所授予的专利数量均达到全球第一,但同时也造成了无商业价值专利的泛滥。第四个目标— IP交易价值达到数十亿美元—的实现更多依赖于相关专利的吸引力,它应足以吸引买家掏钱收购或购买许可,而这与可得的专利数量几乎没有什么关系,更为重要的是这些专利的质量。

中国专利的质量经常遭到质疑,这有许多原因。首先,与美国、日本和一些欧洲国家的主要专利司法管辖区相比,中国的司法和行政系统仍不完善—这也许是最明显的一个原因;其次,中国被认为是全球大部分假冒产品的来源地,说明它对知识产权缺乏基本的了解或尊重,这种名声对于改善一个国家的形象有害无益。

庞大数字

中国政府在提高专利数量方面的成绩有目共睹,其IP持有量在近几年出现了巨大增长。中国国家知识产权局称,去年共收到创纪录的236.1万份专利申请,远远领先于世界其他任何一家审查机构。

当然,专利并不等同于创新,公布一大批专利并不代表创新能力的增加。不过,这并不意味着政府鼓励专利申请的政策有错,毕竟一个企业若缺少专利,它肯定无法享受专利所能带来的巨大的战略和经济利益。

图1:选定国家在2007-2013年期间的专利申请增长情况

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注意:中国的数据只包括发明专利,不包括实用新型专利和外观设计专利申请

来源:中国的创新商数:专利申请趋势和中国创新全球化,汤森路透

实用原则

然而,对问题继续深挖,就会发现这些引人注目的数字中间似乎另有玄机。中国提供三种不同形式的专利保护:发明专利、实用新型专利和外观设计专利;而后两种并不会进行实质性审查,不过仍被赫然列入了许多政府的专利申请统计数据。

实用新型专利一直被视为阻碍中国专利质量提升的主要因素之一,因为它们的申请费用相对便宜,而且处理和授权的速度快,不需要太多的推敲。申请和获得绝大多数实用新型专利的都是中国本土的申请者。

因此,还需要进一步分析2014年收到的236.1万份专利申请。该数字包括近92.8万份发明专利申请,中国国家知识产权局也由此连续第四年成为全球最大的审查机构;去年,该局还受理了约86.8万份实用新型申请和56.5万份工业设计申请。中国国家知识产权局称,发明专利申请会占到专利申请总量的39.3%,这一事实表明“中国创新正在升温,发明专利对中国发展的作用越来越重要。”不过,发明专利的申请数量虽然庞大,但实用新型也不示弱。通过与其他提供实用新型专利保护的主要司法管辖区相比,会发现中国申请者对这种特殊知识产权的依赖性比其他国家更大(见图2)。中国将实用新型和外观设计归为专利的类型,这为政府每年大谈IP资产的申请和授予数量提供了支撑点,但许多观察家却不知内情。

激励机制

中国知识产权数量的激增不只是因为它拥有“便宜又好用”的专利,一系列奖励措施也激励着国内企业提出专利申请,它们有时这样做只是为了获得眼前的经济利益,却丝毫没有考虑到这些申请的商业价值。

2008年,中国政府宣布将对开发高经济价值技术的国内企业实行税收减免优惠,将此类企业的所得税税率减少为15%,而且还可进一步申请增值税抵扣。此外,地方和省级政府也纷纷推出政策,为专利申请者设立奖金,以此来提高申请数量、完成中央政府下达的任务。

不过,中国专利申请人为激增的推力,不只是补贴和税收优惠。据了解,中国的一些高校还将教授申请专利的数量作为评定职称的关键考核条件。同样,还有人指出中国对老百姓的境内迁移控制较严,而高新技术行业的工作者和研究人员若拥有专利申请,就更容易获得当地政府的居住许可,在理想的城市定居。

中国媒体还曾报道,专利申请甚至已成为了一张“出狱”通行证。在一些省份,地方知识产权局与监狱部门联手制定政策,规定囚犯若能申请专利,便可获得减刑。有关这种政策滥用的现象有被报道:一些有钱的囚犯买通律师,有时候这些囚犯是白领犯罪,经常在判处监禁之前就把自己的名字添加到了现有专利申请中;具有讽刺意味的是有的还是欺诈和腐败等入狱。

请教专家

面对如此复杂的统计数据、奖励措施、政府政策和专利保护形式,中国专利战略一线人士所提出的见解便显得非常宝贵。

我们采访了几位中国和外国的企业高管以及起草和申请专利的律师,请他们针对专利质量、政府角色、实用新型专利的优缺点以及激励措施等问题发表自己的真知灼见。

参与圆桌讨论的有:

总部位于深圳的医疗设备公司迈瑞的IP总监杜建光

北京永新专利商标代理有限公司的专利律师和资深合伙人Heather Lin

美国加州微软公司的首席专利律师和副首席顾问Micky Minhas

飞利浦设在中国上海的知识产权及标准部负责人Laure van Oudheusden

华为常驻美国加州的知识产权战略总监Tao Zhang

北京中科专利商标代理有限责任公司专利律师和电子部负责人Wei Zhao

深圳汽车制造商比亚迪的知识产权经理Kelly Zhuang

他们每个人都针对这些主题分享了自己的观点,所发表言论并不一定代表他们公司或企业的意见。

图2:1985-2012年期间中国和日本的专利类型构成

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两个司法管辖区的专利、实用新型和外观设计保护比较

来源:中国的专利爆炸及其质量的影响,Cheryl Long和Jun Wang,厦门大学(2014)

专利质量这个概念的主观性比较强,很难进行明确说明,那么你们是如何界定“高质量”专利的?

Kelly ZhuangKZ:正如你在问题中所提到,为高质量专利下一个明确的定义并不容易,不过从公司的角度来看可以考虑这样一些特征:高质量专利的权利主张应具有较高的稳定性,换句话说就是,它们在遭到质疑后(如诉讼或采取无效行动之后)仍能保持其权利主张的有效性;它的撰写应该周密,应拥有合理的权利主张范围;最后,高质量专利应具有企业价值—如它应能成功地进行诉讼或获得授权。

Wei ZhaoWZ:考虑到专利具有较长的使用期,我认为专利质量可通过两个阶段进行定义:一个是申请阶段,另一个是诉讼阶段。在第一个阶段,质量通过保护范围来体现,以及它是否准确、足够宽泛和稳定;在第二阶段,有效性是关键问题:不管一项专利存在多少缺陷,如果它在争端中仍能保持有效性,就可视为高质量专利。当然,除有效性之外,专利在产品覆盖、技术标准等方面的效力对持有者也很重要。

Laure van OudheusdenLVO:正如KellyWei所指出的,有效性和商业价值是两个重要的参数。高质量专利应能明确界定发明的广度和范围,并能肯定它的有效性。高质量专利还应包括能明确、直接和详细描述发明的说明书,从而让一般专业技术在无需过度实验的前提下就能实现发明。这些专利通常会鼓励进一步的研发投资,以及发明的商业化。第二个重要参数是专利或其所属的IP组合所能产生的商业价值。例如,商业价值可由与相关产品和市场有关的发明水平和发明范围来确定。

Tao ZhangTZ:我接着Laure的最后一点来说,高质量的专利首先应拥有高质量的使用证据、容易检测、先有技术和文件历史记录,其次是他人若要规避侵权,要付出很高的成本。如果一项专利无法与另一方的产品产生联系,那么它撰写得再完美也不会特别有用,内在价值不会很高。

Heather LinHL:总而言之,高质量专利应该是一项可执行的专利。高质量专利应拥有足够的保护范围,从而在挑战和设计中生存下来。在所有的司法管辖区,高质量专利都具有同样的特征:可执行性。

Micky MinhasMM:我认为“高质量”专利就是你拥有一种合理的信念—相信某种发明具有可用性,其创意具有可检测性,其申请具有持久的价值。

表1:中国发明专利与实用新型专利的关键区别

发明专利

实用新型专利

标的物

设备、方法、过程、组合物

仅限于设备、形状和结构

审查制度

形式审查和实质性审查

形式审查和初步审查,包括对新颖性的评估

先有技术参考领域

提供技术方案信息的近似、相关或其他技术领域

审查员通常只关注申请所属的技术领域

所需先有技术引用次数

一次、两次或更多

一次或两次,视情况而定

可能的早期出版物要求

有要求

没有要求

新颖性

绝对新颖性原则

绝对新颖性原则

创造性标准

较高 - 必须具有“突出的实质性特点”,能代表“显着的进步”

较低 - 必须具有“实质性特点”,能代表“进步”

授予时间

一般为3至5年

一般为3至10个月

保护期限

从申请之日起20年

从申请之日起10年

诉讼中的有效性假定

假设有效,除非被国家知识产权局专利复审委员会裁定为无效。在专利复审委员会的有效性裁决阶段,法院可拒绝中止诉讼的请求

在专利复审委员会的有效性裁决阶段法院将中止诉讼,直至专利复审委员会做出裁定

来源:Inovia、中国国家知识产权局

你们认为高质量专利的构成要素会随司法管辖区的不同而变化吗?中国和美国的高质量专利是否存在本质上的差别?

MM不,我不这么认为。但在各个司法管辖区,专利申请环境和激励机制可能会有所不同。例如,在中国申请专利的动力就有些特别。政府为国内企业和发明者的专利申请提供补贴,这种资金支持远超过了申请所花费的实际开支。因此是否申请专利,其出发点是一种不同的成本效益分析。投资回报的评估依据不是某个创新是否值得申请专利保护,而是它能得到财政补贴。当然,这只会影响到是否提交专利申请,对所授予专利的整体质量并不一定有影响。

Jianguang DuJD:我认为,不同司法管辖区对专利质量的定义确实不同;例如,一些专利可以在美国获得专利许可,而在中国就不行。此外,一些专利很难证明侵权的存在,它们在中国法院诉讼获胜的几率很小,但这样的专利诉讼在美国的机会获胜就很高,因为那里的发现程序更完善。

TZ由于不同的司法管辖区对待先有技术和禁止翻供等的标准也不同,因此各司法管辖区的专利质量也会有所不同。世界各地的专利局制定有自己的程序,因此权利主张范围也会不同,同一说明书的范围界定也可以发生变化。因此,高质量的美国专利在中国可能会是一个低质量的专利,反之亦然。

LVO:各国专利法的不同造成了高质量专利构成要件的差异。对于具有可专利性的标的物,以及有关发明的有用性、新颖性和非显而易见性—也就是独创性—的衡量标准,各个国家都有不同的规定。努力减少这些差异,并最终形成全球统一的专利法,世界各地对高质量专利的定义就有望达到一致。

图3:中国发明专利、实用新型专利和外观设计专利的申请和审查程序

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来源:药物专利国际(http://drugpatentsint.blogspot.hk)

中国的申请要成为高质量专利,需要遵循哪些做法?

TZ:我建议多跟踪一下判例法,留意下所有专利局的临时指南,并建立起相应的内部程序;另外,设立明确标准、让发明者和起草者都明白自己的目的也是一个好主意。对于初学者来说,应该只申请那些未来20年别人可能会使用的技术。接下来,要实事求是地评估专利局是否有可能根据你渴望获得的保护范围,为你的专利授权。如果某个专利的使用面非常窄,无法开发出产品,那还不如当初不申请专利。糟糕的专利不仅浪费金钱和宝贵的资源,而且还会愚弄人们认为这种专利是安全的,从而有可能错过其他真正的机会。

HL:当我们的律师在起草中国的专利申请时,一般都会注意以下几点:

其说明书应该充分公开;

权利主张书从宽泛到狭义,提出的保护范围要大,技术特征应使用标准和明确的术语来定义;

权利主张书应有说明书予以支持。

如果想获得更广泛的保护范围,就应包括一个以上的实际表现或示例。

WZ:起草工作的重点是保护范围。我们公司始终会考虑以下问题:

权利主张书中的所有条款在说明书中都得到了很好的解释吗?

权利主张书中的所有特性都必不可少吗?

权利主张书和说明书中的技术方案能被你自己和其他律师所理解吗?

所有可能的替代方法都被考虑进去并提出权利主张了吗?

在考虑这些条件时,我们还会为每项起草工作指派两名律师。责任律师将会与发明者一起深入讨论,来满足这些条件。高级律师还会复审起草的权利主张书和说明书,看自己能否看得懂申请中的语言,能否满足我在上面提到的四个条件。

LVO:我们采用的是全球专利申请政策,并尽可能使用国际申请途径。提交申请前,我们都会进行严格挑选;不符合我们质量标准的发明会被我们的IP律师驳回,以此来杜绝低质量的专利。在向任何司法管辖区提出申请前,我们都会系统地进行全球先有技术检索,这包括专利文献和其它资料的检索等。在审查过程中,对于商业价值已无法确定的申请我们就会放弃;比如就先有技术而言,保护范围已变得太窄等。我们使用经由《专利合作条约》的申请途径,因此能在选定目标国家进行国内登记之前获得早期检索报告和申请初步审查。

你们是如何寻找和购买高质量的中国专利的?与内部研发相比,这些购买来的资产具有哪些不同之处?

KZ:我认为最重要的事情就是要对你想买的专利进行客观、深入地调查。我们只在需要时才购买专利,与内部研发的相比我觉得并没有哪些明显的特点。

LVO:与内部研发的知识产权一样,收购而来的知识产权也必须通过有效性和商业价值等质量标准的考核。从全球来看,可供收购的专利质量可谓千差万别。我们寻找可收购的知识产权的方式包括主动侦查、IP前景审查、联系专利所有人,以及向第三方解释我们正在寻找什么样的知识产权。

TZ:利用行业人脉是购买专利的最好方式,因为大多数你需要的高质量专利都不会放在市场上销售。因此,你需要建立一些持久、双赢的关系。我认为收购的专利并没有什么不同之处,不过你应该了解卖方的IP文化,这样能更好地了解自己能得到什么。

图4:中国国家知识产权局1998-2008年期间对已审发明专利申请的补贴率

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来源:专利统计:中国创新的一个好指标?专利补贴方案对专利质量的影响,Jianwei Dang和Kazuyuki Motohashi,东京大学工程学院创新技术管理系(2013)

你们认为中国的专利质量存在明显问题吗?

TZ:我认为,大多数中国公司现在需要将重点转移到专利质量方面,而不是只注重专利数量。数字游戏已经过时,今天不起作用了。

KZ:近年来,中国专利申请不断膨胀,审查方面显然遇到了巨大挑战。因此,出现一些低质量的专利在所难免;当然,也有一些专利的质量非常高。

MM:无论是世界的哪家专利制度,你都会发现有人在狠批它们的专利质量太低了。就此而言,我认为中国与其他国家真的没有什么不同。劣质专利不仅美国有—对专利质量的担忧正是上一轮专利立法改革的动力之一,而专利审理及上诉委员会已开始实施新的授权后重审程序—而且欧盟、日本、韩国和印度等也都有。有批评声音并不能说明存在问题。

LVO:近年来,中国的专利质量继续改进,尤其是那些发明专利。我们认为这些进步得益于许多不同的因素,包括中国专利法的修订、专利审查队伍的壮大以及与其他主要专利局的协调与合作。但是,实用新型专利的申请在最近几年出现了急剧增加;实用新型专利在授予时不用审查,导致其有效性变得十分不确定。此外,实用新型专利在显而易见性方面的审查标准不允许使用两个以上的先有技术文献来确定申请无效,这也对专利质量造成了不利影响。

WZ:我认为,中国专利质量最显著的一个问题是审查和诉讼之间的不一致性—特别是国家知识产权局专利复审委员会的观点与法院判决结果之间的不一致。对于同样的法律规定,它们可能具有不同的理解,会做出不同的解释。因此,专利复审委员会和法院对有效性的判读并不一致,这会给很多专利带来巨大挑战。这就是说,一项专利只有上了法庭,才能清楚它是否属于高质量的专利。

如果这个问题很严重,那么该如何解决才能提高中国专利资产的质量?

WZ:我们真的能解决这种“问题”?即使在起草申请时遵循了法院的最新标准,该申请能得到专利局的批准吗?专利复审委员会会认为它有效吗?法院也会认为它有效吗?其他国家也存在同样的挑战,这从最近美国最高法院对“AliceCLS Bank”一案的裁决就可见一斑。我们在中国的做法与美国以及其他司法管辖区的也许没多大区别,我们会追踪变化,并关注专利复审委员会和法院的决定。

JD:解决这个问题,首先要减少国家对专利申请提供的资金和补贴,并规定这些资金仅限于授权的发明专利。同时,还需提高专利侵权的损害赔偿和可补偿的诉讼费用。我认为,这些措施将能促使企业关注专利质量,而不是数量。

KZ:提高专利质量,需要三方利益相关者的共同努力。首先,中国政府要努力证明高质量专利—而不是大数量—才是鼓励创新的目标;第二,企业IP所有者应当制定内部措施,来确保高质量专利的产生;第三,专利律师还要提高自己的技能和服务水平。

MM:中国有一套评估专利申请的越来越严格的审查程序,以及明确的可专利性指南,这与美国为确保专利的高质量而制定的程序类似。中国的专利制度正在走向成熟,中国国家知识产权局也正在努力完善专利制度,进一步修改和修正,从而提高专利质量。这些都不同于美国专利商标局的新专利质量改进举措,或者其他国家所采取的行动。

你们怎样看待中国政府为提高专利质量所做出的努力?你们认为政府在此应发挥积极的作用,还是放手给企业?

HL:政府当然可以在这方面发挥积极的作用,但我认为解决这个问题应该更多地依靠投入,以及企业和专利律师的行动。

WZ:总体来说,我认为中国政府的权利等同于它的责任。专利权归专利权人所有,因此他有责任确保专利的高质量。不过,我觉得政府也要认识到中国的申请已经落后,需要很长的时间来“成长”,因此就要多提供一些指导和培训。

TZ:提高专利质量,中国政府拥有很大的能量。如果放手给企业,估计需要数年时间才能看到效果;而政府真的可以在很短时间内实现。因此在提高专利质量方面,我坚决支持政府的努力。

LVO:我最近参加了几场会议和研讨会,中央和地方政府对专利质量的重视让我深有感触。中国已将提升中国专利质量列为创新和增长的核心战略;政府在提高专利质量方面已发挥了重要作用,并应继续与企业合作,更上一层楼。世界各地的专利局展开合作不仅能提高专利质量,同时也有助于提高效率、为用户降低成本。

你们认为为什么在中国,申请和获得绝大多数实用新型专利的都是中国的申请者?

JD:一方面,进入中国的国际企业往往只申请发明专利,而对中国的实用新型专利制度似乎并不太熟悉。另一方面,许多中国企业的研发能力仍相对薄弱,他们在开发产品和服务时通常只能做一些小的结构改进。因此,实用新型专利似乎更适合许多中国的企业。此外,实用新型专利不用进行实质性审查,因此更容易获得。在未来,随着中国企业研发的日益成熟和国家补贴的减少,我觉得实用新型专利的申请数量将会减速,甚至会出现下降。不过,由于实用新型专利的授予非常迅速—通常在不到一年的时间,因此对定期更新的消费类产品更有价值。随着未来中国执法环境的不断成熟,实用新型专利的价值将能得到更好体现。

KZ:实用新型专利有自己的优点,而我们就是根据我们的知识产权和商业战略需求利用了这些优点。例如,实用新型专利的授予速度非常快、手续成本低,而且与发明专利相比通常更容易获得。考虑到这些特点,大多数中国企业对此类专利的偏爱也就不难理解了。

HL:实用新型专利是对创造性较低的发明的一种保护,这与大多数中国企业目前的研发水平非常匹配。不过,我相信随着中国企业开发的创新技术越来越多,发明专利将会层出不穷。事实上,2014年申请的发明专利就超过了实用新型专利。

TZ:实用新型专利的授予速度快,申请和维护成本低;而且它们的保护期限为10年,正好迎合了瞬息万变的技术需求。另外,它们的诉讼过程类似于发明专利,这就为权利人提供了更多的潜在结果可预见性和确定性。对于生命周期短的技术来说,无论是跨国企业还是中国公司都应考虑将实用新型专利作为其战略的一部分。

MM:其他司法管辖区也同样使用了实用新型专利,如德国。它们的申请成本低,有着更短的期限限制,因此更适用于某些商业模型。然而,实用新型专利具有一些明显的缺点,会限制它们的有效性。由于它们不需要进行实质性审查,有效性就成了一个问题,而且它们更难以执行。此外,专利是一种排他性权利,如果你不能实施这种权利,其功用就会受到限制。

但是,正如我们前面已讨论过的,如果实用新型专利的质量确实是导致中国专利质量总体下滑的主要因素之一,那么该如何应对?应完全废除实用新型专利还是引入一种更实质性的审查过程?

HL:我觉得实用新型专利并不是质量问题的根源,因为发明专利也存在同样问题。正如我们已说过的,当行业认识到专利是一种强大的工具时,事情就会发生改变。当然,对实用新型专利进行更严格的审查将有利于专利质量的提高,而且中国国家知识产权局已经调整了这方面的做法。

JD:说得对。近两年来,中国国家知识产权局已加强了对实用新型专利申请的质量审查,更加注重对创新性和独特性的审查,因此我能感觉到实用新型专利的质量正在逐渐提高。我觉得实用新型专利体制在短期内不会废除,而是审查程序将会变得更为严格。

TZ:针对中国实用新型专利进行诉讼或起诉的,我见得并不多。企业若能真正明白即使花了钱,低质量的专利也无法使用,那么它们就会更努力申请更高质量的专利—这包括实用新型专利和发明专利。

继续努力

根据圆桌会议参与者的观点,可明显看出中国专利的质量问题十分复杂,但不是人们想象的那样悲观。面对申请数量的迅速膨胀,以及法律环境、立法制度和经济状况的不断变化,中国正在为该如何培养优质专利资产而苦苦思索;不过就此而言,中国并非为如何授予高质量专利困扰的唯一国家。

若说未来的权利人在中国申请专利保护不会遇到巨大挑战,这种认识显然不客观。但事实的真相是中国仍处在IP生态系统的发展阶段。我们不要忘记这个国家的第一部现代专利法三十年前才诞生,虽然中国的知识产权制度和基础设施在许多方面还不确定、不可取或不可测,但无论是中国人还是外国人都不应该大惊小怪。有了政府深思熟虑的干预政策,有了IP从业者对专业知识和经验的不断积累,有了企业高管对中国IP资产潜在价值的广泛认知,中国专利的质量只会变得更好。

行动计划

低质量的专利资产充斥着中国的知识产权市场,与其他主要司法管辖区相比,其比例已现失衡;但仔细来看,中国的专利质量问题比许多观察家的最初印象更加微妙,其得到实质性改善的迹象非常明显:

中国企业越来越认识到高质量 — 而不是大数量 — 的专利组合才是创造价值的关键。

进军国外市场,就需要中国企业向国外提出专利申请。因此,许多企业都在反思自己的专利习惯,并开始实施严格的内部质量控制程序。

实用新型专利被认为是造成中国专利质量低劣的一个主要原因,因此中国国家知识产权局正在加强它的审查严密性。

中国国家知识产权局收到的发明专利申请越来越多(2014年接近92.8万份),超过了实用新型专利(86.8万份)。

中国适当放松对外国律师事务所的业务管控,以及国内的事务所积极寻求海外发展,都有助于丰富专利律师的专业知识。

Jack Ellis是《知识产权资产管理》的亚太区编辑,常驻香港

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