通过欧洲专利局获得软件专利保护

2014年6月，美国最高法院就“Alice公司诉CLS银行”一案做出了裁决。这个最新的案例连同美国较高级别法院曾做出的多个裁定，都证实了近年来在美国一直存在的，关于哪些专利可以授予，而哪些不可以的两者间界限的显著不确定性。在最高法院的意见出台前，美国联邦巡回上诉法院曾就此案进行“满席审理”，并做出了引人注目的裁定。其中一位法官将裁定称为“司法僵局”，由此突显了一种意见分歧，即哪些专利应该授予，以及在美国法律体制下应如何对“可专利性”进行评估。

近期以来，美国法律体系一直尝试在计算实施的商业方法领域限制可专利性的范围。现在看来，这一问题似乎有了定论：通过计算机实施的抽象商业方法欲申请专利时，单纯通过计算机来实施将不足以使该发明摆脱抽象的嫌疑，因此，无法获得专利。相反，它还需要包含一种发明构思，将抽象概念转化为可专利的要件。最高法院援引自己先前的观点，称需要“一个元件或元件的组合，使其足以确保专利在实践中，明显地超出仅仅建基于不可专利概念本身的专利”。换句话说，法院似乎在表明，这类发明应被置于抽象方法的范围之外，而是置于计算机实施本身。

得知最高法院的意见后，欧洲的一些从业者难免会有一种似曾相识的感觉。经过20世纪90年代末和21世纪初的曲折摸索，欧洲专利局目前已采取了这样一种可专利性评估方法，即只关注所申请专利中的技术特征。也就是说，一个客体，仅因为其包含了计算机或者可以通过一般的计算机实施，一定会因可专利性不达标而遭拒绝。为了具有可专利性，一项发明必须要能为参照最接近的现有技术而确定的技术问题提供一种技术解决方案；已被排除在可专利性之外的特性，不能被纳入该发明的技术解决方案。在实践中，这与美国最高法院最近所表达的立场存在细微的差别：在美国，发明本身必须属于抽象范围以外；在欧洲，发明本身必须属于被明确被排除的标的客体以外。

大西洋两岸的分歧

自《欧洲专利公约》1973年问世、1977年生效以来，欧洲的法律已明确表示有些事物并不属于专利法范畴之内的发明。它们包括计算机程序、商业方法和数学方法等。然而，排除在外的只限于此类已明确列出的“事物”。毫无意外的是，这种对于哪些事物可以或不可以取得专利权的描述表达得非常模糊的论述，对于欧洲进行可专利性的界定造成了很大的不确定性，并引发了广泛争论。多年来，这种不确定性无疑为欧洲专利系统的用户造成了巨大的困难。

面对欧洲的这种不确定性，许多欧洲公司——特别是中小型企业——不禁产生了一种错觉：例如，他们的创新如果有赖于计算机程序来实现，那么由于计算机程序是可专利性的被排除项之一，因此该创新，就无法申请专利。

这与美国一贯较为宽松的做法形成了对比。直到最近，美国法院都采取的是这样一种观点，即“太阳下由人创造”的任何东西都应获得专利权。这导致了数千项专利的产生，这些专利都是完全抽象的商业经营方法（如养老金计划的管理方法，或者买卖股票的方法，都常会成为专利保护的对象），以及数量更多的，大多数人认为在欧洲根本无法获得专利权（虽然这样的看法经常是错误的）的计算机实施方法。因此，不出意料的是，在计算机软件普遍使用的多个领域，设在美国的公司在过去和现在都更倾向于为自己的创新寻求专利保护，并且也能够获得专利保护。随着计算机可应用的日常领域越来越多，这个问题也变得更加突出。

稳定的欧洲判断方法

欧洲法律在起草时虽然埋下了很多的不确定性，但针对哪些事物可获得专利和如何对可专利性进行判断的问题，近年已取得了更多的一致性和确定性。欧洲专利局目前采用的是两步判断方法。

首先，要考虑请求保护的发明中是否包含任何技术特征。包括计算机、计算机网络或任何有形的技术元素在内的任何权利要求都符合这一条件。

然而，该方法的实质步骤是在第二步进行的，这和创造性的判断一起进行。根据欧洲的实践，若一个问题能通过请求保护的发明加以解决，而最接近的先前技术（通常是一份文献，描述与本发明类似但并不相同的东西）对该问题无能为力，则该发明就具有创造性。接下来，还要考虑该发明的解决方案对于本领域的普通技术人员而言是否是感到显而易见。确定事物是否具有非专利性的方法中有一点很清楚，即用于分析的问题必须是一个技术问题，解决方案也同样要属于技术解决方案。这样，就可有效地将非技术特征——例如商业计划或管理方案相关的非技术特征——排除在创造性的评估范围之外。

“技术问题”虽然没有——而且可能永远都不会有——具体的定义，但判例法认为确定某个东西是否具有技术特征，关键是看它的实施是否只能由专业技术人员（如计算机科学家）或商务人士（如会计师）进行。专只能由具备专业技术的人实施的特征可被用来评估创造性。也许更重要的是，该领域的客户咨询人士现在对欧洲专利局或国家法院的技术认定会更明确，使得从业者能够更可靠地为客户提供有关可专利性或特定发明等方面的建议。

我们也可看出，欧洲专利局对于技术特征的关注重点，正在由关于排除客体的精确规定，转移到上述判断方法的第二步。 这很合理，因为被排除的客体将构成为一个无穷无尽的清单。鉴于这样的“排除清单”仅能够排除其规定的哪些客体，因此需要考虑一项发明除了提供被排除的客体之外，还能够提供什么更多和更重要的东西。

举两个欧洲专利局审查方法的例子，以帮助理解。

首先，考虑一个养老金计划的计算机实施方法的发明。其权利要求定义了养老金计划的管理方法，但该方法只限于通过适当的计算机软件来完成。除了计算机必须安装软件才能实施所述方法的要求之外， 权利要求中并没有提供计算机实施的任何细节。

很显然，该发明能满足欧洲专利局方法的第一步要求。只有通过计算机才能实施是该权利要求的技术特特征，因此它并不属于被排除的客体之列。

但在第二步，还需要确定且该发明所提供的技术方案要解决的技术问题。在上述案例中，非技术特征（即在财务或行政方面与养老金计划的管理有关的特征）被包含在问题的定义中，因此该技术问题可被定义为“如何实施一种包含了要求保护的特征的养老金计划管理方法”。这样一来，该问题的解决方案就会变成在计算机上来实施这个方法。由于通过计算机实施本身并没有什么创造性可言，因此其解决方案就很可能被认为是显而易见（也就是说，使用计算机来实施养老金管理方法是一件平常的事情），该发明因而将无法获得专利权。

举另一个例子：设想一种供交易者用于在计算机网络中进行股票交易的一种计算机的实施方法。该方法包括了使用加密协议来为交易者之间的股票交易通信进行编码的有关特征。 该方法的目的在于，为交易者提供有效股票交易的安全通信。

如果应用上所述的两步判断方法，那么该发明显然包括技术特征，即需要计算机来实施。然而，它的技术特征不止于此。其技术特征还包括用于对交易者之间的通信进行编码的加密协议。虽然该通信是为了股票买卖交易（也就是说具有商业数据的性质），但是加密本身是一种技术概念，因此有关加密的详细内容（除了依靠计算机实施的这种一般特征之外）便能防止该方法被排除在可专利客体之外。

在第二步，同样要要确定一个可通过本发明的技术解决方案来加以解决的技术问题。在这儿，仍可将非技术特征包括在该问题的定义中。因此，对这个问题的一个适当定义可以是：如何为交易者之间的股票交易提供安全通信。这种解决方案就是使用权利要求中记载的加密协议，提供计算机通信。由于数据加密是一种技术而非商业特征，因此有关加密的详细内容可以有助于该方法获得创造性。接着，还有必要判断该解决方案是否具有创造，或是否是显而易见的。这将取决于相对于其他已知的加密协议而言，此加密所具有的特点；但从原则上讲只要加密方法不是显而易见的，该发明就可获得专利。

欧洲专利局方法的确定性

欧洲专利局的判断方法现已被应用了大约10年，但并不是没有争议。例如，英国法院就一再拒绝效仿欧洲的做法（不过它们裁定的结果在大多数情况下也都相同）。将这种方法制定成欧洲指令的努力未能成功，但对关欧洲专利局扩大上诉委员会（欧洲专利局的最高司法机构）提出的以法律不明确为理由来考虑这个问题的要求已经遭到了拒绝，理由是判例法不存在分歧。在扩大上诉委员会看来，分歧得到了解决。

因此有种种迹象表明，欧洲专利局的立场不会改变。这对欧洲专利系统的用户来说，无疑是个好消息。这种判断方法具有可预测性，因此申请人对自己的专利申请在欧洲专利局是否能通过，可以较早地获得可靠的意见。

跨大西洋两端的一致性？

在梳理美国最高法院最近所表述意见的根据时，欧洲的从业者会在其中找到相似的东西 。从本质上讲，美国最高法院认为发明本身必须超越抽象的概念。这非常相似于欧洲专利局的方法中对“发明应针对一个技术问题提供一种技术解决方案”的要求， 这是因为在许多实际情况下，欧洲实践中的“非技术”与美国实践中的“抽象”十分类似。的确，曾经宽松的美国方法似乎遇到了相当大的限制，从实际上看，这已经使得美国方法获得了欧洲专利局方法中得之不易的确定性。

此外，美国最高法院的指导方针已明确指出，可专利性中重要的是实质而非形式，这也确认了互相对应的有关方法和设备的请求将会一起获批或一起被拒绝。这一点再次与欧洲的判断方法相吻合。现在有存在一种普遍的误解，即欧洲专利局不会接受计算机程序或数据载体方面的权利要求 。这并不正确。如果本质上的方法拥有可专利性，那么欧洲专利局将允许它以任何（合理的）形式被写入权利要求中，包括作为一种计算机程序、一个携带这种程序的数据载体或经过编程以实施该方法的计算机。

当然，虽然欧洲专利局采用的方法已尘埃落定，但美国专利局和美国的下级法院还需要时间来根据最高法院的最新指导方针来发展自己所用的方法，由此将产生什么样的方法还有待观察。不过现在有理由相信，众目所盼的跨大西洋一致性可能已近在咫尺。

战略考量

每个组织都应制定自己的知识产权战略。这对于可能创造出专利产品的组织而言尤其如此。有些组织可能会有意回避专利保护，这在特定情况下有一定的合理性。然而，最重要的是此类决策应基于合理的观点，特别是考虑到这个领域依然比较混乱。

若组织有意获得欧洲的专利保护，则应尽早考虑这一点。在撰写专利申请时可采取相对简单、直接的步骤，这样能极大提高在欧洲专利局通过的机会。同样，对于欧洲以外以及咨询非欧洲律师的人士，还建议其要尽早向拥有可专利性排除方面实践经验的欧洲专利律师进行咨询。这对于国际（PCT）申请尤其重要，因为它有助于确保一项发明在PCT申请中能最好地进行描述。在第一次申请时就咨询有关欧洲的意见能带来诸多优势，这能确保能够支持欧洲专利的可专利性的所有信息都被包括在第一次提交的申请中，从而最大限度地使得欧洲申请能充分受益于第一次提出申请的优先日期。

最后，必须意识到，有些发明在欧洲无法获得专利权。现在利用欧洲专利局使用的判断方法的一致性，可以确保这样的专利及早被确定；在初期阶段寻求专利建议也有利于组织合理支配专利预算，将其用于最有可能最终获得欧洲有效授权专利的发明。

软件在欧洲专利局当然是具有可专利性的。与此相悖的谣言需要被揭穿。然而，寻求软件发明保护的人士应明白哪些发明可以取得专利权，以及需要向欧洲专利局提供哪些内容以展示发明具有可专利性。

Mark Kenrick

合伙人

Marks & Clerk

英国

电话：+44 161 233 5800

传真：+44 161 236 5846

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拥有计算机科学专业背景，在处理欧洲专利局（EPO）除外专利标的领域经验丰富。他经常在英国知识产权局和欧洲专利局就软件专利性问题出庭，处理知识产权局向高等法院提交的上诉申请。Kenrick先生毕业于曼彻斯特大学，获得计算机科学专业一等荣誉学位，并以优异成绩取得了知识产权诉讼法律硕士学位及知识产权法和知识产权诉讼研究生证书。他是英国计算机学会专业会员，还是计算机和法律学会的成员。

 

David Robinson

欧洲专利律师

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毕业于曼彻斯特大学计算机科学和数学专业，并继续攻读了数理逻辑和计算理论硕士学位以及自动推理博士学位，之后接受培训成为一名专利律师。现在，他主要负责计算机软件、硬件和经营方法方面的专利案件。Robinson博士在数据存储系统、计算机执行数学方法、图像分析（包括线路板分析和医学图像处理方法）、数据分析、通信协议、计算机绘图和计算机执行经营方法领域积累了丰富经验。Robinson博士的实践工作领域涵盖从大型信息技术跨国公司到大学，以及中小型企业等广泛客户群体。