国际发明人团队首次专利申请的有效方法

当今，知识产权对公司愈发重要，无论是大型或小型公司，国内或国际公司，这是因为知识产权会对最终经营业绩产生重大影响。公司制定总体战略，以保护并支持公司的业务成功、研发、投资和财务盈利能力，而知识产权策略已成为公司总体战略中必不可少的部分。知识产权组合经战略管理后，将成为有价值的资产，能够帮助技术创新者保护其市场领导地位，帮助方案供应商挫败竞争者的法律攻击，帮助市场新手通过专利交叉许可享有运营自由，亦或帮助强大知识产权组合的所有者获得许可收入。

投资于研发和知识产权过程/工具

如图1所示，全面的知识产权战略必须始于适当的研发投资，目的是鼓励创新，还必须为合适的过程和工具提供资金，以便捕获研发所得的发明。一些公司将其总收入的至少10%投资于研发活动，以便产生新理念，发明尖端技术，发展尚未开发的市场。还应投入资源，支持将新理念转化为可保护知识产权的工具和过程（如高效、及时地获得发明披露书）。

图1. 建立全面的知识产权战略以保护您的公司

通过建立强大的知识产权组合进行保护

为保护研发投资和维持市场占有率，公司有必要建立强大的知识产权组合。知识产权组合可通过在美国或其他具有战略重要性的国家提交专利申请，从而有机地建立。或者，公司可在国内专利申请之余，通过在仔细甄选的目标地区获得专利，加强其知识产权组合。此外，公司还可运用出版物，确立先前技术并防止他人获得某一特定技术的专利。

战略性知识产权行动的运用

全面知识产权的最终目的是利用公司的知识产权组合，以保护其技术领先地位和市场占有率，或者通过标准或新业务模型，帮助其形成特定的技术空间。其他可能的作用包括通过专利交叉许可获得运营自由，以及通过专利主张、专利销售或技术转让获得额外收入。越来越多的公司意识到，需要加强其知识产权组合，以便将业务拓展至其他国家，申请首次公开发行，防止不必要的诉讼，或主动针对竞争对手产权申请禁令救济。

可以看出，强大的专利组合对于各个规模的企业都具有重要作用。投资者们往往要求企业具备稳固的专利组合，即使是新创公司，目的是确保其财务投资享有更好的保护。鉴于此，知识产权管理愈发引起高管们的重视。首席执行官们纷纷将知识产权事宜提上议程，不断深入涉足知识产权管理。为更好满足每一家公司特定的短期和长期需求，知识产权专业人士应在申请过程中尽早优化其专利组合，在促进投资回报最大化的同时，努力减少综合风险。

知识产权的国际特征

随着公司不断向全球扩张，研发工作通常在多个国际地点进行。因此，一项发明可能是不同国家的团队通力合作的成果。有时，一些理念可能是发明人拜访其他国家的团队成员时所创造的成果。这些团队所面临的问题之一是：应当在何处申请专利，才能既符合当地知识产权法律，又确保过程具有成本效益。这个问题看似微不足道，但如果处理不妥，很可能影响整个专利组合的质量。采取适当的程序有利于防止有关专利所有权或专利有效性的未来潜在问题，并且能够降低法律风险。本文重点探讨一种常见情形，即发明人团队包括了位于美国和中国的成员。我们将对中美专利法律进行对比，指明如何制定有效的策略，用于确定应当首先在哪个国家申请专利，才能既满足两国法律要求又与您的知识产权战略目标相匹配。拥有来自其他国家成员的团队应针对这些国家的特定知识产权法律进行类似的详细分析。

选择在何地首先申请须考虑的因素

在何地首先申请，主要取决于发明是在何地被创造的。然而，还需要考虑一些关键因素。首先，您必须明确认定发明及其发明人。第二，您必须查明发明人是在哪个国家创造了发明。接着，您必须根据您的总体国际专利申请战略，选择您将首先进行申请的国家。

我们将在下文逐一探讨：

• 谁被认定为发明人；
• 发明在哪里被创造的；以及
• 如何优化您的申请方法，以顺应您的总体战略。

我们将详细讨论不同的情形，在这些情形下可能采取的行动，以及每个行动的利弊。我们将列举多个案例，其中包括一名国际员工创造发明的情形，但我们将主要介绍同一个团队中不同国家的发明人合作创造发明的情形。

确定发明人

美国法律将“发明人”定义为构思出发明的人士。“构思”并不单纯指提出一个有关成果的想法，而是指披露发明，以使精于该领域技术的人士能够将其付诸实践，且无需开展大量的实验或创造性技能。

中国法律将“发明人”定义为“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”，其中不包括从“只负责组织公司的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人”。换言之，发明人的监管人员或科学家的技术人员不属于发明人，除非其对发明创造作出创造性贡献。

对国际团队而言，如果多人对想法的构思作出贡献，并且对发明的实质性特点作出创造性贡献，则其将被视为共同发明人。要决定首先在哪个国家申请，我们需要考虑发明是在哪里被创造的。

确定发明创造于何处

根据美国法律，要确定一项发明是否创造于美国，必须调查发明付诸实践的地点，而付诸实践可分为实际的付诸实践和推定的付诸实践。有关推定的付诸实践的证据需要根据“如何使用”和“如何创造”的要求进行充分披露。在冲突程序案件中（如2004年Eaton与Evans案），实际的付诸实践通过一个双叉测试来确立。根据这一测试，实际的付诸实践在以下情况下发生：

• 一方构思或实施了一个充分满足冲突法庭要求的方案或过程；以及
• 方案或过程运用于其预期使用目的。

美国法律要求，在美国创造的发明必须首先在美国申请，除非获得美国专利局长的许可授权。该许可可加急办理。

根据中国知识产权法律，当技术方案的实质性内容创造于中国领土范围内时，发明才被视为创造于中国。对于创造于中国的发明，发明者必须首先在中国申请，除非获得主管部门的许可授权。这一过程需要花费数月，下文将对此加以讨论。

然而，在确定发明创造于何处方面，中国法律并不明确。例如，发明人可能在中国构思了最初的想法，但赴美国开展实验，创造了技术方案的实质性内容，并在美国将想法实际付诸实践。因此，即便发明人在中国构思了想法，根据中国和美国法律，其发明将被视为创造于美国。类似地，如果发明人在美国构思了一个想法，但赴中国创造了技术方案的实质性内容，并在中国将想法付诸实践，则其发明将被视为创造于中国。

若多名国际共同发明人合作创造一项发明，则可取的方法是，将创造于美国的发明与创造于中国的发明区分开来。例如，当一名在美国工作的人士与另一名在中国工作的人士合作构思了一个想法时，如果美国一方在美国将发明付诸实践，而中国一方在中国创造了技术方案的实质性内容，则该发明可视为创造于美国和中国两国。根据美国法律，该专利申请应首先在美国提交，除非美国专利局长许可在国外提交。然而，根据中国法律，申请应首先在中国提交，除非中国政府许可在国外提交。

下文将探讨不同的注意事项和处理办法，以及每一种方法的利弊。

优化首次申请决定

一般而言，发明创造于哪个国家，就应当在该国首先申请专利，无论发明人来自何处或国籍为何，前提是该发明不考虑出口许可。然而，对于中国和美国共同创造的发明而言，有诸多应对方法。最普遍的方法就是考察主要发明创造于哪一国，则在该国提交专利申请。然而，这并非最佳方法，尤其考虑到新《美国发明法》有关首次申请的规定，申请的及时性至关重要。如果两名及以上的发明人分别创造出相似的发明，则第一个申请的发明人将获得专利授权，其他发明人将一无所获，只能无奈地诉苦。因此，在谈及专利申请和相关的后果时，有必要探究所有选项。下文将通过分析影响在何地首次申请的因素，对每一个方法加以详细探讨。

关键在于时间

一个重要因素在于，要多久才能获得国外申请专利的许可。美国许可与审查办公室规定，对于加急的请求，其将接受申请后三个工作日内处理。极少数情况下，如出示证据表明截止日期临近，申请的处理速度可更快。

中国《专利法实施细则》第九条规定，国务院专利行政部门“经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知”，并且将“及时作出是否需要保密的决定”。该细则还建议，“申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。”实际上，大约三个月就可获得许可。然而，如您提交专利合作条约（PCT）申请，这也代表一份申请，因而无需另行提交申请。

图2对比了不同方法的专利申请流程。首先，就普通美国专利申请而言，审查过程将持续2至5年。您将在1至2年间获得第一份专利审查决定书，并有3个月的时间做出答复；再等待3至6个月后收到第二份（往往是最终的）专利审查决定书，有3个月的时间做出答复，就此上诉或申请继续审查。在优先权日的一年之后，您应当提交一份PCT申请或直接提交至其他国家。获得授权后，新《美国发明法》还规定了专利审查过程，包括授权后复审、多方复审，以及涵盖商业方法复审。专利有效期通常为优先权日起的20年，视专利维护费的缴纳情况而定。中国的发明专利申请过程与此类似，但花费的时间稍长，需要3至5年。审查过程包括一个为期1至3年的初步审查，之后是为期3个月的自愿修正和为期6个月至2年的实质审查。您也可以在美国或中国提交PCT申请。图2还介绍了美国或中国提交PCT申请的流程，即经历了国家阶段后，还需30-31个月的PCT阶段，之后的过程与在该国申请专利的过程类似。

图2. 不同专利申请方法的对比

就创造于美国和中国的发明而言，应首先从另一国获得国外申请许可，无论您正在向哪个司法管辖区提交。多久能够获得国外申请专利的许可，将影响您的申请日期。如图2所示，如果您首先在美国提交（无论是提交普通美国专利申请或是在美国提交PCT申请），您需要等待并向中国专利行政部门请求国外申请专利的许可，这通常需要3个月。然而，如果您首先在中国提交专利申请，您需要事先请求并获得美国专利局长的国外申请专利许可，如要求加急，这一过程最快只需3天。如果您决定首先在美国或中国提交PCT申请，您仍需要获得另一国的国外申请专利许可。图2显示，如果您选择在美国提交PCT申请，您需要等待约3个月以获得中国的国外申请专利许可，之后方可向美国办事处提交PCT申请；如果您选择通过中国办事处提交PCT申请，您只需要等待3天即可从美国政府获得加急的国外申请专利许可，接着便能够在中国提交PCT申请。

假设您决定在1月1日就一项创造于美国和中国的发明提交专利申请。如果您选择首先提交美国专利申请或在美国提交PCT申请，您需要等到3月底才能从中国政府获得国外申请专利许可，到4月1日才能在美国提交您的美国专利申请或PCT申请。如果您选择首先提交中国专利申请或经中国提交PCT申请，您只需等到1月4日就能从美国政府获得国外申请专利许可，接着在1月5日就能够提交中国专利申请或在中国提交PCT申请。由此可见，就同一项发明而言，申请日期可相差多达3个月，取决于您首先在哪个国家提交申请。在本案例中，首先在美国提交专利申请，最早申请日期为4月1日；首先在中国提交申请，最早申请日期则为1月5日。

因此，对于具有时效性的发明，您可选择首先在中国申请而非美国，这将为您带来将近3个月的时间优势。2013年3月16日起，美国法律将“先发明制”改为“发明人先申请制”。申请日期犹如一场与时间的赛跑，决定着您是成功获得授权专利，或是被较早申请的发明人所击败。首先在中国提交申请的优势在于，能够更快地从美国政府获得国外专利申请许可。虽然这一现状在未来很可能发生改变（例如，中美两国政府就授予国外专利申请许可的时间进行同步），但在此前，您在选择首先在哪国提交申请时，应当意识到其中的差异，并考虑其他关键因素的利弊，以及时间的重要性。

不过，一些从业者认为，首先在美国申请能够为提交临时专利申请提供机会，因而享有更多的优势，这些临时申请广受欢迎，因为其以较低的成本确定一个较早的优先权日，文件要求也更为简便。中国目前尚无临时专利申请。

重视授权日期

较早的专利授权日期还具有诸多好处，取决于发明的技术、您申请专利的目的和您现有专利组合的综合实力。如图2所示，专利申请在美国通常需要2至5年，在中国则需要3至5年。因此，如果您急需授权专利，在美国申请能够满足您的目的。

此外，美国专利商标局提供了多个快速专利授权方案（如TrackOne），在支付预付费用后，能够将授权的时间缩短6个月至1年，而中国专利授权需要3至5年。如果一项极为重要的发明被视为创造于美国和中国，权利持有者很可能希望尽快获得授权专利，而不仅满足于较早的优先权日。此时，可通过以下方法同时实现这两个目标：

• 首先，在美国加急请求国外专利申请许可，为期3天；
• 直接在中国申请专利；以及
• 之后，立即根据《巴黎公约》向美国专利部门进行直接申请。

如此一来，中国和美国的申请得以并行。由于《巴黎公约》，美国专利申请能够享有中国专利申请的优先权日。同时，美国的申请还能够受益于美国专利商标局所提供的快速专利授权方案（如TrackOne）

申请的撰写质量

要组建一个管理良好的专利家族，通常需要特别关注首次专利申请，因为这将为其他家族成员奠定基础。首次专利申请的质量对后续专利的申请具有重大影响。下文将讨论专利质量的两个方面：首次专利申请的撰写质量和支持后续专利优先权的司法要求。

就专利申请的撰写质量而言，在本文写作时，中美之间在专利撰写质量方面仍存在显著的差异。与美国相比，中国专利制度的历史较短，经验丰富的知识产权专家相对匮乏，难以提供建立强大全球专利组合所必要的高质量专利撰写。因此，首先在美国申请能够带来更好的专利申请撰写和更早的授权日期。如果您希望您的专利能够真正为您的知识产权战略创造价值，高质量将成为一个重要因素。无论首先在何处提交，密切关注专利质量都能够带来长期的利益。

另一方面，如同欧洲专利法，中国专利法对于首份书面说明书的标准比美国更加严格，以便支持提交后的修正或任何未来的优先权请求。由于中国严格的司法要求，首先在中国申请专利将得到撰写良好的说明书，其中包含众多不同的替代方案和详情。这样一份撰写良好的说明书将对未来的修正提供更大的灵活性，并且更好地支持该专利在国外的申请以及家族内后续专利的申请。

其他考虑因素

选择首先在哪国提交时，还应考虑其他因素。您必须根据您的总体知识产权战略，优化专利组合。以下是需要考虑的重要因素：

• 专利应属于哪个技术领域？
• 技术领域对贵公司有何重要性？
• 您希望如何使用您的知识产权？
• 您的全球专利布局总体战略是什么？

表1对这些分析进行了总结。

有效的首次申请对知识产品战略至关重要

完善的专利首次申请战略对于公司的总体知识产权战略愈发重要，特别是随着研发活动逐渐向全球扩张。越来越多的发明被认定为创造于多个国家，因而必须对其被加倍重视，以便顺利进行申请。《美国发明法》新确立的“发明人先申请制”，使得争取较早的优先权日成为一项关键。尽管当前中国的机制对首先提交有利，撰写于美国的申请往往具有较高的专利质量。此外，与中国知识产权部门相比，美国专利商标局的专利授权速度通常更快。