21 Feb
2018

伦敦法院发布一项公平合理非歧视判决

位于伦敦的高等法院4月发布的判决将会对全球公平合理非歧视(FRAND)原则为基础的许可交易产生重大影响。

4月7日,法官Colin Birss在伦敦的英格兰和威尔士高等法院宣布了其对“无线星球(Unwired Planet)诉华为”一案的判决,该案件涉及在公平合理非歧视(FRAND)的基础上对标准必要专利(SEP)进行许可。Birss站在了许可人无线星球的一边,并且就此判决给出了详尽解释。

值得注意的是,无线星球是一家非执业实体(NPE),其专利资产去年被PanOptis以4千万美元的价格收购;但即使如此,法院依然裁决,如果华为现在不同意达成一项基于全球FRAND原则的许可交易,无线星球将有权在英国申请禁令救济。

这个案件的意义重大。它不仅是世界第一例由英美法系法院进行深度裁决的FRAND和SEP案件,而且继2015年7月欧洲法院(ECJ)对“华为诉中兴”案作出裁决后,进一步证实了美国和欧洲在此类问题上的分歧。

继上述重要ECJ案件后,“无线星球诉华为”案是英国首次作出SEP/FRAND判决,但是德国法院已经处理过数个此类案件,其倾向也很清晰。虽然美国在此类案件的处理中似乎更偏向于潜在被许可人,但是在德国和英国,许可人却占据更有利的位置。重要的是,无论许可人的业务模式如何,都能在胜诉后选择禁令救济。

更具体地说,“无线星球诉华为”案还昭显出英国正在成为处理SEP/FRAND相关纠纷的重要审判地。这一点意义重大,尤其若英国对《统一专利协定》的批准最终未产生实质结果。

基于种种原因,详细分析“无线星球诉华为”案对涉及知识产权交易的人士都具有重要意义。为此,《知识产权资产管理》邀请Bristows的合伙人Pat Treacy和Sophie Lawrance以及律师Francion Brooks对这项判决的关键点进行探究。他们的观点如下:

无线星球是一家知识产权许可公司(也是一家非执业实体),2013年初向爱立信收购了一个大型专利组合。无线星球专利组合中的许多专利已申报为欧洲电信标准协会(ETSI)多项电信标准的必要专利,其中包括2G标准(例如GSM/GPRS)、3G标准(例如UMTS)和4G标准(例如LTE)。

2014年3月,无线星球起诉华为、三星和谷歌对六项英国专利构成侵权,其中包括五项SEP(同时在德国对数家公司提起了平行诉讼)。此后,英国高等法院就部分涉案专利的有效性和侵权情况进行了技术聆讯,判定其中两项专利有效且遭到侵权。然而,最近的判决涉及到竞争法和本案存在的FRAND问题,在去年年末就这些问题进行了单独聆讯。最后只有无线星球和华为参与聆讯,因为之前涉入诉讼程序的其他被告(三星和谷歌)以及爱立信在聆讯前已与原告和解。

裁决对FRAND持何态度?

如果专利所有人声明某项专利对于ETSI电信标准是必要的,则必须承诺按照FRAND条款对此项专利进行许可。法院在此裁决中表示,FRAND许可通常在世界范围内有效,其条款不能根据被许可人/执行者的规模而发生实质性的改变。

对于涉及SEP许可谈判的许多企业来说,这项裁决十分重要,同时也带来了困扰。此项裁决还规定了FRAND费率设定方式:可以从之前存在的类似许可中“拆解”,或者通过“自上而下”的分析,计算该标准必要专利持有人在全部相关标准必要专利中占有的份额。

法官比较倾向使用类似许可(在可用情况下),结合自上而下的分析进行复核。他还指出,计算专利数量是确定相关标准必要专利和解决过度主张问题的唯一实用方法。他认为,一般而言,应将所有专利视作有效且价值大致相等;但是在某些情况下,部分例外专利涉及特定标准的“重点发明”,则可以认为这些专利具有附加价值。

“无线星球诉华为”— 来自美国的观点

虽然“无线星球诉华为”一案的判决只在英国具有效力,但却吸引了全世界的专利法学家、专利权人以及被许可人的关注。美国联邦巡回上诉法院前任首席法官Paul Michel对此项裁决表示了支持:

我认为Birss法官的裁决和缜密推理十分绝妙。对于在全球范围内出售的产品的FRAND许可来说,这是一个里程碑。站在美国的角度,这项裁决具有实际意义,而且全面反映了经济现实,不仅仅是法律理论。

此项裁决从现实出发,在详细清晰的经济因素的基础上进行了推理。我认为,美国在处理各种情况下的禁令、FRAND许可或合理专利使用费的诉讼问题上太过理论化,而且对在各行业内竞争的公司考虑和关注的现实商业因素上没有投入足够的关注,甚至根本不关注。但是Birss法官的分析是实实在在建立于商业现实之上的,这一点强过我印象中的所有美国法庭裁决。

值得注意的是,这位法官表示在具体情况下,当事方只能遵循一套FRAND条款。不仅包含费率,还包括许可的所有其他条款。法官指出此举可以保证法律确定性,确保FRAND可以执行;否则,法院就有可能需要在看似都符合FRAND的报价和还价中做出选择。

然而,就双方的谈判而言,可以确定的是,双方在FRAND条款标准方面总会存在异议。重要的是,法院已经判决不允许重新翻案已达成许可,因为按照商定条款,不能在ETSI契约基础上重新审查这些许可(除非条款十分离谱导致需要引用竞争法)。

为了确定该案件适用的FRAND费率,法院参考了自由谈判的类似许可,然后对结果进行了复核,确保得出的合计专利使用费负担在适当范围内。在此基础上,法院发现双方的报价都不符合FRAND原则,无线星球的报价过高,而华为的报价过低。因此,法官为无线星球专利组合的全球许可制定了另一套FRAND费率(见表格)。

这组费率规定4G手机的合计专利使用费负担为8.8%(法官认为合适的数值)。

这对于标准必要专利的持有者和执行者意味着什么?

法院在确定FRAND费率方面的指导很明显对参与标准必要专利许可谈判的各方有帮助作用。除此之外,还为各方在FRAND谈判过程中的行为提供了有用的指导。

法院确认,双方都必须采用FRAND方式:标准必要专利持有人不得索取高价(有效拒绝许可),而被许可人不得采取抵制行动(有效拒绝接受许可)。然而,这并不表示谈判过程中的所有报价都要遵守FRAND原则。FRAND方式允许不符合FRAND原则的开价,为谈判留出涨价或降价的空间,直至最后达成FRAND许可协议。高出或低于符合FRAND原则的报价一般不会导致问题,除非报价太过极端或者因一方不愿让步而导致谈判遭到扰乱或侵害。

“无线星球诉华为”— 来自美国的观点

虽然“无线星球诉华为”一案的判决只在英国具有效力,但却吸引了全世界的专利法学家、专利权人以及被许可人的关注。美国联邦巡回上诉法院前任首席法官Paul Michel对此项裁决表示了支持:

我认为Birss法官的裁决和缜密推理十分绝妙。对于在全球范围内出售的产品的FRAND许可来说,这是一个里程碑。站在美国的角度,这项裁决具有实际意义,而且全面反映了经济现实,不仅仅是法律理论。

此项裁决从现实出发,在详细清晰的经济因素的基础上进行了推理。我认为,美国在处理各种情况下的禁令、FRAND许可或合理专利使用费的诉讼问题上太过理论化,而且对在各行业内竞争的公司考虑和关注的现实商业因素上没有投入足够的关注,甚至根本不关注。但是Birss法官的分析是实实在在建立于商业现实之上的,这一点强过我印象中的所有美国法庭裁决。

作为对本案中某个特定问题的回应,法院专门针对FRAND中的“非歧视”的部分作出裁决。法官认为,被许可人并不一定有权要求采用与其他类似被许可人一样的许可条款(但是如果许可条款间的区别会扭曲被许可人之间的竞争,被许可人可以作此要求)。而且,FRAND中的“非歧视”表示向被许可人提出的FRAND使用费报价应基于专利组合的价值,而不是被许可人的规模。

最后,虽然此案未判定无线星球滥用主导地位,但是裁决表示,如果标准必要专利组合谈判最后发展成反竞争捆绑销售、搭售或超高定价,就可以引用竞争法。除此之外,法院虽然判定必须灵活运用在“华为诉中兴”案中规定的谈判框架,但是如果与原则偏离太远,仍可能等同于滥用主导地位。重要的是,法官裁定这些竞争法问题与FRAND承诺的单独契约执行不同。这个主张新颖且具有争议,可能会引发广泛讨论。

Birss法官确定的无线星球专利组合在世界范围内的FRAND费率

  

主要市场

中国及其他市场

手机

基础设施

手机

基础设施

手机

2G/GSM

0.064%

0.064%

0.016%

0.032%

3G/UMTS

0.032%

0.016%

0.016%

0.004%

4G/LTE

0.052%

0.051%

0.026%

0.026%

未来将涌现更多FRAND诉讼案?

与被许可人谈判未见成效的情况下,标准必要专利持有人如今更倾向于采用诉讼方式,部分原因如下:

  • 上述案件证明了英国法院有意愿且有能力制定FRAND费率和许可条款 — 还可以为全球许可制定费率和条款。
  • 预计遭到竞争法反诉(例如针对滥用主导地位的反诉)的风险可能会降低,因为法官裁定:
    • 专利使用费率可以高于FRAND标准,但是不能违反竞争法;而且
    • 可以灵活地应用“华为诉中兴”案中规定的谈判框架。
  • 重要的是,此案件表明,如果侵权的执行者拒不按照英国法院确定的FRAND条款取得许可,英国法院就会发出禁令(但同样地,如果标准必要专利持有人没有按照上述FRAND条款授予许可,法院将拒绝发出禁令)。此前,有人怀疑涉及标准必要专利诉讼时是否真的可以申请禁令。在本案中,法官对华为发出了禁令,将在之后的聆讯中加以考虑。由于法官裁定的FRAND许可条款涉及全球许可,而且必须要遵守条款才能避免禁令,因此法院发布禁令的意愿使得标准必要专利有人能够通过诉讼达成全球许可协议。

这项裁决还可能会鼓励被许可人提出诉讼,而不是按照那些令他们不满的条款来达成协议。在本案中,法院设定了FRAND条款和损害赔偿金,金额等同于之前按照FRAND许可支付的专利使用费,如同开始时已经获得许可一样。因此,根据许可谈判进程,诉讼可能是更有利的选项(除了要承担诉讼费用),只要明确表示愿意接受法院设定的条款,未及时达成FRAND许可协议不会面临很严重的罚款风险,最终导致禁令的风险也很小。

考虑到这些因素,英国法院在未来几年可能会出现更多FRAND诉讼案。与此同时,这项约800段的判决为我们提供了丰富的参考信息。