20 Feb
2018

化解巴西的审查积压之困: 行政和司法快速通道

虽然大家普遍认为巴西的法院比较有效,知识产权诉讼令人满意,禁令也广泛实施,但是向巴西专利商标局提起申请和行政诉讼依然艰难。

西的法院系统非常公平和有效率。在这方面,工业产权方面的诉讼非常令人满意。禁令(包括诉前禁令)一般都可获得,其批准并不罕见。这样的体系为知识产权利人在巴西提供有效保护。但向巴西专利商标局提起申请和行政诉讼可能依然艰难。

专利申请的授权或拒绝最终裁决平均需要10年,这意味着有些情况下还需更长时间。就商标而言,这种情况已有好转,但一项商标遭到申请批准前异议,审查的时间则可能超过五年。向巴西专利商标局提起的、涉及行政上诉的复杂案件,所需的时间更不合理。

虽然巴西专利商标局已在努力改善这种状况,但似乎并没有直接有效的解决方案。例如,巴西专利商标局分别在2014年和2017年新聘了27位和30位商标审查员,而在2016年和2017年新雇佣了70位和40位专利审查员。但是,用户将需更长时间才能感受到增加人手所带来的效果。巴西专利商标局缺乏经济独立性,需依靠巴西政府通过政策解决这一问题,因此巴西的政局动荡也就成为这个问题的一部分。

然而,企业需要采取切实有效的办法来处理积压造成的拖延。尽管与其他司法辖区相比巴西提供的选择有限,但专利申请仍可加快而知识产权系统仍可使用。本文将探讨(在巴西专利商标局)作为行政程序加快审查的可能办法,以及如何使用法院来加快审查。

行政快速通道

巴西专利商标局并没有制定快速通道项目,但申请人只需支付一定的费用,并就申请提出有限的权利主张。在这方面,巴西缺少类似于美国专利商标局优先审查或加快审查通道。巴西专利商标局提供的加快专利审查更接近于欧洲专利局或日本专利局的加快审查和加快上诉审查,即申请人必须满足加快审查的特定要求。然而,巴西可以使用的快速通道有限。例如,巴西仍然缺乏加快使用相关申请的规定(即发明正在进行商业化或打算在提出加快审理请求两年内实现发明商业化的相关方提交的申请)。此外,与中国国家知识产权局类似,一些快速通道仅仅是为了促进国内申请。例如,首先在巴西然后又在其他国家或地区为同一发明提起的申请。

申请人应与代理人密切合作,从七个快速通道选项中找到最合适的一个。2006年,当巴西专利商标局首次规范加速审查时(即通过巴西专利商标局132/2006号规定) ,只有几个选项可用。但现在,巴西专利商标局已有六条不同的快速通道供外国申请人使用。表1对这六条快速通道进行了总结。

按照第181/2017号规则的规定,第七个快速审查方案包括小型或微型企业提起的申请(见第123/06号法律)。第180/2017号规则(如表1所示)规定,首先向巴西专利商标局提起的、但在国外要求优先权的申请,可按照本方案进行快速审查。但这个方案并不是很有用,除非外方愿意首先在巴西提起申请。

第80/2013号规则仅限于医药相关的申请。它旨在为医药产品和过程申请提供一种快速审查通道,其中也包括与公共卫生相关的设备和材料,尤其是HIV/AIDS、癌症或被忽视疾病的诊断、预防或治疗方面。卫生部或任何利益相关者都可按照该规则的第1条,提出优先审查要求。

巴西专利商标局新的第175/2016号规则将绿色技术的快速通道审查确定为一个永久的项目。绿色技术快速通道已连续四年成为试点项目。该试点项目开始于2012年,巴西专利商标局2016年4月宣布试点结束,并对结果进行了评估。巴西专利商标局的信息表明绿色专利项目已接近500份请求的限制,其中306份进入了快速通道。试点所产生的积极影响似乎是推动该方案全面实施的原因所在。为能进入绿色快速审查程序,实用新型和发明申请必须尚未进行过审查,权利主张不得超过15项,其中的独立权利主张最多三项。

表1.巴西专利商标局的快速审查选项

 早期收获1︰初步意见

(第 123/2013号规则)

快速通道2︰绿色专利

(第175/2016号规则)

快速通道3︰巴西优先权 (第180/2017号规则)

快速通道4︰专利审查高速公路 (第154/2015号规则)

快速通道5︰药物

(第80/2013号规则)

快速通道6︰其他案件

(第151/2015号规则)

  • 拥有巴西优先权(首先在巴西提起)的申请。
  • 与以下技术领域相关的申请:(i)替代能源(ii)运输(iii)节能(iv)残留物处理和(v)可持续农业。
  • 首先在巴西提起的、同时也在国外提起的申请(例如,首先在巴西提起的、进入国家阶段的《专利合作条约》(PCT)申请)。
  • 迈向专利审查高速公路的第一步。
  • 严格限制。
  • 可在法院提出异议,将非美国优先事项和所有技术领域包括在内。
  • 与HIV/AIDS、癌症或被忽视疾病的诊断、预防或治疗有关的申请的快速通道审查。
  • 申请人年龄达到或超过60岁。
  • 申请人患有功能性障碍、智障或其他严重疾病。
  • 为了从巴西促进机构或信贷机构获得资金或信贷而提起的申请。
  • 标的物涉及所宣布的与国家紧急状态或公共利益相关的申请。
  • 主张拥有与另一专利或申请相同标的物的第三方申请。
  • 第三方正在使用或运作未决专利申请的标的物。
  • 检索报告和书面意见。
  • 不完整审查。
  • 形成的报告类似于PCT的国际检索主管部门书面意见。
  • 始于2016年12月6日。
  • 最多15项权利要求。
  • 15项权利要求中最多有3项独立的权利要求。
  • 优先审查请求将由专利申请委员会审议。
  • 2017年3月1日重新开放。
  • 该方案仅限于第二年最先提起的120份申请,无论它们会被接受与否。
  • 每名申请人每月只能提起一份申请
  • 按照《国际专利分类》B(作业和运输)和F(机械工程、照明、加热、武器、爆破)的申请不适用于方案。
  • 美国或巴西优先权。
  • 仅限于石油和天然气行业。
  • 2013年1月1日以来在巴西提起的申请。
  • 尚未审查的申请。
  • 自2013年3月开始。
  • 适用于产品、工艺、设备和材料。
  • 专利申请优先审查的可能性。包括被认为对统一医疗体系具有战略意义的产品、过程和医疗设备 (该规则的第3条)。
  • 只有卫生部才能要求根据该规则的第3条,提出优先专利申请要求。

费用为890雷亚尔 (250美元)

费用为890雷亚尔 (250美元)

不收费

费用为1775雷亚尔 (500美元)

不收费

不收费

巴西专利商标局还制定了一个更通用的第151/2015号规则,符合以下条件则可进入快速审查通道:

  • 申请人为自然人,年龄达到或超过60岁;
  • 第三方复制或使用专利申请的标的物,但未经申请人事先同意;
  • 不能获得促进机构或国家官方信贷机构的促进资金(除非专利已被批准),此类资金按照经济补贴、资助或企业股权结算,或是来自将会利用到相关产品或过程的共同投资基金;
  • 申请人患有第9784号法律第69A条(第2和第4部分)(1999年1月29日)和第3298号行政命令第4条(1999年12月20日)所界定的功能性障碍、智障或其他严重疾病;
  • 第三方证明自己拥有与该专利申请相关的申请、专利或技术。

巴西2015年11月与美国签署了第一个专利审查高速通道(PPH)试点项目,并于2016年1月通过第154/2015号规则正式启动。该方案仅限于石油和天然气行业的技术,以及自2013年1月1日起提起的专利申请。虽然这一方案的范围非常有限,却标志着巴西模式的转变。从此以后,巴西专利商标局便开始与欧洲专利局和日本专利局共同推行新的专利审查高速通道试点项目。2016年10月6日,巴西与日本签署了一项合作协议,讨论未来的专利审查高速通道试点项目。2016年10月17日,巴西与欧盟签署声明,就将来实施一个专利审查高速通道试点项目展开讨论。下一个专利审查高速通道项目的覆盖范围现在还不得而知,但希望迟早实施涵盖所有技术领域的一个全面的专利审查高速通道项目。

司法快速通道

在获得专利保护的过程中,一些权利可能不愿再等或者他们无法满足快速审查的资格要求。在这些情况下,很多人都会在法院提起诉讼,寻求救济,从而避开巴西专利商标局的申请积压。这些诉讼会向联邦法院提起,指控巴西专利商标局的拖延不仅不合理,而且也违反了宪法有关公共行政的规定。法院要求巴西专利商标局在60日内对待决案件作出裁定,这也是《行政诉讼法》所规定的一般时间。

巴西联邦法院对任何政府行为都拥有广泛的司法审查权。在专利和商标领域,通过联邦法院纠正巴西专利商标局的不合理裁定也很常见。这些诉讼大部分都是由里约热内卢的联邦地方法院作出裁决,那里也是巴西专利商标局的总部所在地。里约热内卢通常是解决知识产权问题的最佳去处。巴西仍未设立专业的知识产权法院,但一些法院对工业产权拥有专属管辖权,还有四个法院专门处理向里约热内卢联邦法院提起的巴西专利商标局控告案件。上诉案件由联邦第二巡回上诉法院的第一和第二专设合议庭负责处理,该法院也位于里约热内卢。

在巴西,初步禁令在诉讼期间得到广泛应用。在寻求获得加快审查令的案件中,它们也可获得初步禁令。然而,即使做出批准的这种裁定寥寥无几,这一程序仍比按照巴西专利商标局规则获得的优先审查更为快速。初审法院作出裁决的平均时间约为六个月。

圖1.审中司法裁决的快速审查 (2017年1月)

2014年,联邦第二巡回上诉法院的第二合议庭作出一致裁定,维持下级法院的命令,即给予巴西专利商标局60天的时间,对七年前针对一项商标申请驳回而提起的行政上诉作出裁决。这一先例非常重要,意味着这些不合理拖延已违反联邦行政诉讼法规和知识产权规约,而且正如法院所称“不符合宪法原则合理诉讼期限”。

这个裁定非常重要,因为它改变了大家以前对2012年同一合议庭作出的一个非一致性决定的理解。人们以前的理解是,司法机关不能对待决案件的裁定设立最后期限,尤其是当巴西专利商标局表明待决案件正在按先后顺序接受审理时。

2014年,联邦上诉法院第一合议庭也有机会对这一事件作出裁决,一致维持下级法院的裁定,命令巴西专利商标局对约五年前提起的商标批准后异议程序作出裁定。尽管巴西专利商标局辩称这一决定违反了权力分立,并可能扰乱公共行政秩序,但法院认为拖延并不合理,这违反了合理诉讼时限的宪法权利,以及公共行政方面的基本宪法原则,这包括︰

  • 合法性;
  • 公正性(即每个公民都有权享受平等待遇);
  • 道德 ;
  • 公开(即公共行政的每个行为都必须予以公布);
  • 效率(公共行政必须及时、完善、有效)。

截至2017年1月,最近裁决方面的数据进一步证实了利用法院加快巴西专利商标局审查的有效性。一审期间,在联邦法院60个与巴西专利商标局不合理拖延相关的案件中,有32个都作出了要求巴西专利商标局加快审查的裁定(见圖1)。在二审中,24个上诉中有19个的裁定结果都是要求巴西专利商标局加快审查(见圖2)。

统计数字清楚表明,法院正在受理关于不合理拖延的权利主张,以加快申请。在这方面,司法已成为解决巴西申请积压问题的最有效途径。

圖2.二审中司法裁决的快速审查 (2017年1月)

总结

对于在巴西开展业务的公司而言,确定专利能否使用快速审查通道,分析自己业务的当前状态很关键,因为这将决定是否采取司法手段。

因此,了解当前问题可用的处理方法至关重要。就巴西专利商标局的积压问题而言,可采取两种不同的路线:第一是向巴西专利商标局提出行政请求,但在这种情况下申请必须具有加快审查的资格;第二是通过法院,可针对巴西专利商标局的不合理拖延提出权利主张,同时请求法院下令加快审查并在60日内作出裁定。

Otto Licks 合伙人 [email protected]

Otto Licks是Licks Attorneys的创始人与合伙人。他是一位审判和诉讼专家,擅长就电信、医疗设备和信息技术等行业的案件为客户提供咨询。Licks先生在数据包专属性、合规监管、国际专利问题、不公平竞争、误导性广告领域有丰富经验;并在法律解读和执行、与各级监管机构打交道和保护客户权利方面赢得了众多国际客户的信赖。他还是一位才华横溢的演说家,足迹遍及美国、欧洲、亚洲和拉丁美洲,并在自己的专长领域发表了大量文章。

Roberto Carapeto 律师 [email protected]

Roberto Carapeto既是一名律师,也是一位从事广泛法律事务的研究员,其中包括专利诉讼、反仿冒措施、不正当竞争、技术转让、知识产权起诉及国际公司的许可事宜。他拥有早稻田大学的法学硕士学位,并曾在Matsubara, Muraki & Associates, PC (2008) 工作过,当过NGB Corporation的客座研究员。Carapeto先生目前是早稻田大学知识产权法制研究中心的一位研究合作者。他常在亚洲各地发表演讲和组织研讨会,探讨巴西和南美的知识产权法规。Carapeto先生精通日语,并在南美建立一个日语网站,专门提供有关知识产权的信息。

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