21 Feb
2018

合并或收购中的知识产权资源整合

对于准备进行合并或收购的公司,精心计划合并后的知识产权资源结构并及时执行计划对未来业务的成功和顺利运营十分重要

并和收购是商业周期必不可少的组成部分。公司通过开拓新市场来扩大业务,或者与其他企业合并经营以实现协同效应。无论两家公司是近在咫尺还是远隔重洋,也无论两家公司的规模差异有多大,每一笔交易在合并经营方面都有特别的注意事项。若涉及专利组合,则需要在合并过程中做出许多决策,因为各个知识产权部门的优先事项可能有所不同,推行的企业知识产权战略也可能有所不同,专利组合之间可能互为补充,也可能完全没有相似之处。合并两种知识产权文化可能很简单,也可能很复杂,取决于组合的规模、组合的全球化程度、技术领域的重叠情况以及知识产权团队的地理位置关系。

进行合并的公司需要就合并后的知识产权资源结构做出重要决策。如果其中一方具有主导知识产权地位,那么这一方可能会在合并经营后继续管理知识产权运营和战略。然而,如果合并的两家公司地位相近,就很难决定哪一方来控制知识产权。应该让各业务单位保留对各自组合的控制权益,还是应该合并知识产权,在集中知识产权组织的监管下进行管理?如果业务单位间存在一定程度的技术重叠,业务单位控制或集中控制在专利管理链和专利生命周期(创建、维护和利用)方面就会具有不同的优势和劣势。

组合管理链

研发创新和业务促进知识产权。在集权组织中,所有计划都由高层下达指令,层层渗透到各业务单位。业务单位在原则上根据公司整体战略愿景开发产品和服务。创建知识产权的责任(专利申请和审查)可能由一个集中的知识产权组织承担,而不是由开发各自专利的各个业务单位承担。使用集权方式,可以统一公司的专利质量和其他指标。集中的知识产权团队在专利申请的创意提交和专利公开方面可能更具选择性,更专注于促进企业核心愿景的战略专利申请,从而能够节省成本。与之相比,如果业务单位拥有一定程度的自主权,能制定自己的战略愿景和产品蓝图,那么业务单位也能拥有自己的知识产权团队,创建并完善自己的专利组合。若试图将这种职责向上渗透到集中的知识产权组织,会导致专利申请的创意优先排序或资源分配不平衡。

维护通常包括随着市场和技术变化对专利组合进行管理。维护活动包括确定更具价值的专利资产、剔除价值低的专利以及确定组合差距。很多人都知道,维护大型专利组合的成本很高。集中的知识产权组织能根据整体业务对不同专利资产的重要性进行排序,从而可以有效实现成本节约,其方法是让专利过期(节省维护费和年费)或捆绑处理专利(例如出售)来获取一定的投资回报。集中的知识产权组织确定组合差距的能力更强,独立行动的业务单位可能会忽略这些差距,尤其是当差距并非整体包含在某个业务单位,而在一个能整体加强组合的领域内时。这种情况下,可以指导研发工作,通过创新(即产生更多专利申请)来缩短差距,也可以从第三方获取新的专利。此外,集中的知识产权控制可以更轻易发现整体组合中的过剩问题,对于覆盖相同产品和技术的专利,可以保留优势专利,去除劣势专利,从而有效实现成本节约。在创建方面,如果业务单位拥有自主运营权,知识产权职能部门应该设在业务单位而非中央组织内部,原因与上文相同:各个业务单位能更轻易确定最具价值的专利以及各自领域内潜在的差距,不需要考虑其他业务单位的行动。

另一方面,知识产权利用通常包括出于进攻或防御目的使用组合(例如诉讼和主张,许可和交叉许可),也可能包括其他货币化行为,例如专利销售。在集中控制下,知识产权能在业务单位间得以利用,帮助保护公司的整体利益。在集权化控制下,公司组建专利池可能会获得更多许可的筹码,也可能会在诉讼中获得更多保护。集中地知识产权构架可能还会提供一个更加统一的战略,将知识产权作为收入来源,从而最大化专利组合价值。业务单位更有可能专注于各自的竞争对手(每个业务单位的竞争对手都不尽相同),从而可能忽略或排斥间接的货币化机会。然而,集中的知识产权团队可能会把初始被许可人的范围扩展到竞争对手以外,吸收更多非传统的机会,只有站在更宏观的角度上才能发现这些机会。集中控制有一个潜在的弊端:专利在法庭上呈现的含义与业务单位单独对专利进行主张时想要呈现的含义不同,这可能会导致专利价值降低。在交叉许可方面可能存在类似的弊端,如果业务单位不能根据所选的目标单独控制专利的利用,谈判的筹码就会变少。同样,集中的控制也具有优势,能阻止业务单位做出不利于组合整体的行为。

知识产权资源整合

再次考虑如何确定知识产权资源整合后的结构,对于通过合并来扩展业务或进入在服务和技术上几乎没有重叠的新业务领域的公司,更合理的方法是让新公司的两个业务单位独立运营。虽然集中控制团队可能会给知识产权维护带来节约成本的益处,但是独立业务单位控制却能在知识产权创建和利用方面加强组合管理。每个业务单位可能都有自己的研发团队来驱动创新,如果在合并组合中管理专利,就会缺乏维护产品线或创建通用专利许可池所需的协同性。

全球知识产权地位都很强大的两家公司合并经营可能会产生更有趣、更复杂的情况。双方可能都会给合并后的公司带来数千项专利。双方的知识产权战略和组织结构可能有所不同。在确定合并经营方式时可能要做出几个艰难的抉择,要确定企业战略方向以及如何有力高效地处理资产。由于产品领域的重叠情况不同,最佳组织结构也会有很大不同。如果业务单位区别明显且技术重叠度低,那么让业务单位独立管理自己的知识产权可能会更合理,特别是在具有一定区域差异的情况下,例如,研发的产品针对特定区域市场,不准备转移到世界其他区域。采用集中化的决策方式或强制遵守全球政策可能会不利于灵活性,无法在独立的区域内完全开发利用知识产权。

反过来说,如果技术重叠度高,采用独立的知识产权团队可能会导致无法充分利用组合。对于来自不同国家/地区、产品线和服务十分相似的公司来说,合并经营就是这种情况。虽然每个区域可能都会有知识产权团队,但是让这些团队自主运营会造成低效率、高成本的后果。需要用集权化的知识产权战略来促进区域团队间的合作,为创新和货币化战略提供明确的方向。

考虑混合方式

为了实现集权控制和业务单位控制这两种方法的利益价值最大化,一些公司可能会采用混合方式。所谓混合方式就是设立负责指导工作的集中的企业知识产权团队,同时也设立业务单位或区域的知识产权团队。这个概念有多层含义,其总体思路是,一些职能部门在中央团队的管理下能达到最好状态,而另一些职能部门在业务单位知识产权团队的区域性管理下才能实现更高的效率。无论具体的安排如何,重要的是中央团队和区域团队间,以及所有业务单位或团队间要进行开放、频繁的沟通,要明确划分各自的职责,以实现顺利、协调的运营。

考虑专利申请

还有一个因素在完成合并或收购后的前几周里容易被忽略,那就是为待审批的专利申请制定计划,尤其是在考虑全球组合的情况下。每个关联公司在其区域内可能都会有非常重要的待审批专利,如果关联公司在合并公司现今运营区域的知识产权仍然可用,那么合并公司就会从中受益。此条件需要遵循严格的规定,更为重要的是,专利申请转移到其他辖区的时限也很严格,主要取决于原始申请日期,因此这项工作如果没在合并前完成,就要在合并后立刻完成。简要地说,可以选择以下两种方式中的一种:

  • 通过《巴黎公约》,在一个国家/地区以常规国家申请的形式提交原始专利申请后,可以在原提交日期后一年内以常规国家申请的形式在另一个国家/地区提交专利申请。
  • 通过《专利合作条约》,可以在专利所在国家/地区提交专利申请,但是申请的形式为《专利合作条约》申请。申请人必须在30个月内指定开启申请审查程序的国家/地区。

由于存在这种时间限制,公司如果等很久才全面审核每个组合中的申请,可能就会失去新产品或预期产品在世界其他重要区域的潜在专利保护。集中的知识产权组织在衡量如何利用专利申请转移方面具有很大优势。如果由区域业务单位管理知识产权,他们就不太可能知道其他区域业务单位有哪些可用知识产权,也可能不会了解产品研发和推广的全球战略。

除了要决定在哪里以何种方式提交申请,还要考虑组合的申请策略。如果业务单位差异较大,很重要的一点是,每个业务单位都要根据新产品和竞争保护方面的当前或未来需求对组合进行整改。如果业务单位区域性较强,而且区域业务单位间的产品重叠度较高,为了确保组合在进行产品销售的不同国家/地区的覆盖率达到最广,采用集中管理的方式会更为有利。采用这种方法,业务单元就无需为相同或相似的产品单独提交申请,避免了重复劳动,进而节约了成本。如上文所述,可以在一个国家/地区提交专利申请,通过适当的渠道,用附加申请的方式将产品覆盖或技术转移到其他国家/地区。

没有万能的解决方案

因为在合并知识产权团队和专利组合时要考虑的事项很多,所以没有适用所有并购情况的万能解决方案。每家公司必须考虑所有相关因素,为自己确定管理新公司合并资源和专利资产的最佳方式。在合并或收购之前,公司可能会低估周详知识产权战略的价值,想着可以日后再处理,结果却发现成本和难度超出了预期,或者组合的协调工作没有产出预期的投资回报。作为业务资产,专利特别重要,因此,周详的知识产权战略对新公司的长期成功和平稳运营十分重要,必须要优先进行认真评估并制定战略。

Edward Ehrlacher 知识产权服务副总裁,美国 [email protected]

Edward Ehrlacher博士是一位注册专利代理人,他与客户紧密合作,通过专利收购和专利申请开发帮助客户提高知识产权地位。他通过专利分析(使用专利搜寻技术,结合技术评估和市场分析)协助客户提高专利持有量。他和发明者紧密合作,为发明者的原始创意申请专利,还开发符合客户业务目标的新创意,通过这些工作开发战略性专利组合。加入TechPats之前,Ehrlacher博士是半导体和光子学行业的工艺开发工程师。

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