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合众为一 : 专利池的进化和困境

By Richard Lloyd

150多年前,一群缝纫机发明者和制造商将他们的知识产权汇聚到一起,形成了专利池的最初雏形。这一合作之举帮助化解了一场知识产权危机,其严重程度堪比近期的智能手机诉讼大战。当时的想法很简单:专利权人将知识产权聚集在一起,就可以为潜在被许可人提供简单且费用相对低廉的许可方式,同时还能促进技术的广泛采用。

方法虽然简单,但多年来一直很有效。由于人们担心专利权人会相互勾结,专利池曾一度失去人们的青睐,但随着二十世纪九十年代中期视频压缩技术MPEG-2专利池的巨大成功迎来复兴。该专利池最初毫不起眼,开始时只有八位专利权所有人,他们贡献了约100项专利,随后逐渐发展成专利许可巨头,销售了数十亿台DVD播放器和个人电脑等设备,向成员返还了可观的使用费。

虽有成功先例,但专利池在某些领域依然寸步难行,其中最著名的就是第四代(4G)无线技术领域,该领域沿袭传统的双边许可规范,在过去十年中出现过数次备受瞩目的巨额专利纠纷。其他专利池也被卷入了许可人和被许可人之间对公平性问题的分歧之中。

然而,有迹象表明,专利池正在根据市场环境的变化而不断发展,并针对特定国家或地区的情况进行调整。Avanci是一种全新的许可平台,和专利池有很多相似之处,对于那些出于传统而舍弃了专利池的公司来说,该平台可以带来更多合作机会。“我们大家都相信,专利池如今可以解决很多知识产权问题。”HEVC Advance专利池负责人Peter Moller如是说,“照这个发展势头,我们很快就能将一项技术的绝大部分知识产权价值汇聚于一两个专利池中。”

通过高效的运营,专利池能让整个许可过程轻松无忧。另一方面,专利池也是专利市场的缩影,同样会出现各种错误。

现代发展史

虽然近些年来专利池的数量激增,仅MPEG-LA一家公司就经营着12个独立专利池,但是还没有哪个专利池能达到MPEG-2的高度。无论以何种标准衡量,MPEG-2都是现象级的成功案例;在许多方面,该专利池的创建预示着专利池现代化时代的来临。该专利池建立于1997年,据估算,MPEG-2产品的全球销售额现已达到5万亿美元。自成立以来,该专利池取得了不凡的全球覆盖率,收录了在57个不同国家/地区申请的专利。

业内人士透露,截至2016年底,MPEG-2解码/编码产品(包括个人电脑、电视、机顶盒和DVD播放器)的发售量达100亿件,MPEG-2影碟的发售量达700亿件。专利池管理者MPEG-LA不愿透露MPEG-2专利池带来的具体收益,但即使按照最低专利使用费率(2美元/件)计算,许可人的总收益也高达数十亿。

MPEG-2是一种视频压缩技术,能赋予数字视频接近胶片分辨率的品质。这项技术的广泛应用得益于电视产业的转型,政府从二十世纪九十年代就开始鼓励电视信号从有线转向数字信号。有线电视公司担心日后会陷入侵权纠纷,所以它们对知识产权领域展开了详细调查,以确定哪些公司拥有基于新标准的专利。“当时有很多公司担心,专利领域错综复杂的情况会阻碍这项技术的推广,因为有多少家公司拥有多少项专利,专利价格是多少,这些都是未知的。”Ken Rubenstein回忆道,他是Proskauer Rose的一位身担重任的合伙人,负责审核加入专利池的专利资格。事实证明,合作式的工作方法可以减少上述不确定性,确保专利权所有人获得投资回报,同时被许可人只需支付较低的费用。

然而,仅有产业支持还不够,专利池还需要通过美国和欧洲调查机构的批准。在美国主持这项工作的是Garrard Beeney,他是纽约律所Sullivan & Cromwell的一位知识产权专家。他表示,在多种技术推广手段中,专利池无疑是效率最高的方法。“问题是我们应该建立怎样的结构才能赢得监管机构的支持。”他解释道。

Beeney与美国主管机构精心设计了一个结构框架,最终,美国司法部反垄断局的首席检察官助理Joel Klein于1997年6月发出商业审查信件,信中规定了针对MPEG-2专利池的基本规则。“专利组合应仅包含技术必要型专利,并聘用独立专家负责此类限制的仲裁工作,从而降低专利池被用于消除潜在竞争技术之间的冲突关系的风险。”Klein在信中写道,“为潜在被许可人提供明晰的组合专利清单,以及独立于组合的组合专利可用情况,并提醒该组合可能未包含所有必要核心专利。”

该部门和欧盟先后通过审批,制定了一套明晰的规则供专利池管理者及其成员遵守。正如Klein在信中强调的,严格筛选入池专利对MPEG-2来说至关重要。此外,专利池成员还须同意对他们研发的有助于改善专利池技术的专利进行许可回授。

MPEG-2取得成功主要是因为这项技术本身得到了广泛的应用,除此之外,帮助设立该专利池的人士认为,该专利池内在的许可公平性也功不可没。“它认识到,平衡专利权所有人的收益和技术使用者的费率才是正确的方法。”Beeney称。

如今的专利许可市场已迥然不同,在许可人和被许可人之间达成平衡十分困难,甚至无法做到。许多人认为专利池的全盛时期已然结束。然而与此同时,有迹象表明专利池及其他合作方式正在发生改变,这些改变能保其免遭淘汰。

Garrard Beeney

Sullivan & Cromwell合伙人

“专利池帮助4G移动公司节省了大量开销”

Larry Horn

MPEG-LA 首席执行官和主席

“若企业不重视和维护标准,那专利池很难开展”

Joe Siino

Via Licensing 总裁

“在某些市场中,差异化的专利使用费率对国内公司而言意义重大”

专利池内有什么?

二十世纪九十年代末期,美国司法部向MPEG-2和两个DVD专利池的管理者发出了一系列商业审查信件,信中明确规定了现代专利池的结构。这些指导方针有助于确保这种新的专利合作形式不会和反垄断法形成冲突,已成为他人遵循的典范。以下是设定条件:

  • 专利必须清晰注明,而且应该按照潜在被许可人的意愿,以单独或组合形式进行许可。
  • 专利池中的专利必须有效并且尚未期满。
  • 专利池中的专利应该仅限于具有技术必要性并且不存在竞争关系的专利,应由独立专家对专利的必要性进行评判。
  • 专利池应具有有限期限。
  • 专利使用费应合理制定。
  • 应能授予世界范围的非独占性许可。
  • 被许可人应能自由开发和使用替代性专利。
  • 被许可人应按要求对技术必要型专利进行非独占性、非歧视性的许可回授。
  • 专利池参与者不得共谋专利池范围外的价格(如下游产品的价格)。

资料来源:世界知识产权组织,“Patent Pools and Antitrust – a comparative analysis”(专利池与反垄断 — 比较分析),2014年3月

走向国际

针对世界不同地区制定不同的专利使用费率可能是专利池最有效的发展方向。专利池早已面向国际,但一直采用一刀切的许可方式,以至于所有被许可人都要支付相同的专利使用费,无论是在美国、德国还是中国。

近几年,一些专利池(包括Via Licensing的AAC技术专利池(见表1)和HEVC Advance专利池)采用了不一样的专利使用费结构,在较为成熟的知识产权市场(如美国、欧洲、韩国和日本)收取较高的专利使用费,在世界其他地区收取较低的费用。虽然差异化费率可能违背了标准必要专利(SEP)的精神,此种专利应在公平、合理、非歧视(FRAND)的基础上授予许可,但在支持者看来,这种收费方式只是反映了市场的真实状况,在不同市场采用不同的产品价格(通常差异明显)。

表1. Via Licensing AAC专利池使用费结构

销量(每件*/年度重设)

每件费用,在R1**区域内售出或在该区域使用的设备

每件费用,在R2***区域内售出或在该区域使用的设备

1~500000件

0.98美元

0.64美元

500001~1000000件

0.78美元

0.51美元

1000001~2000000件

0.68美元

0,44美元

2000001~5000000件

0.45美元

0.29美元

5000001~10000000件

0.42美元

0.27美元

10000001~20000000件

0.22美元

0.14美元

20000001~50000000件

0.20美元

0.13美元

500000001~75000000件

0.15美元

0,10美元

750000001件及以上

0.10美元

0.07美元

* 具有两个以上渠道的消费品以1.5件计

**R1区域一般是较为发达的知识产权市场,包括美国、加拿大、欧洲大部分国家/地区、韩国和日本

***R2区域为欠发达知识产权市场,包括所有不属于R1的国家/地区,如印度、中国和巴西。

这种差异化费率在某种程度上是为了吸引更多的中国被许可人。约20年前专利池兴起以来,中国作为制造业基地和经济强国经历了重大的转变。虽然许多领域的本地制造商已开始进军国际市场,但仍有很多主要在国内运营的公司,对美国或者欧洲专利池的世界范围许可费用望而却步。“我加入Via时注意到,主要在新兴市场中开展销售的许可公司面临着很多挑战。”Via Licensing的总裁Joe Siino如是说。当地市场参与者反馈,他们不愿申请世界范围的许可,这些专利的使用费率可能基于发达市场。

“中国公司相比于主要在欧盟和美国进行销售的公司,比如德国公司,面临着迥然不同的业务环境。”Siino表示。他还强调Via将继续向AAC专利池提供世界范围的许可,差异化收费结构为业务集中于个别地区的被许可人提供了另一种选择。

然而,有些人却并不这么认为。“国家之间的收费不平等可能会带来意料不到的后果,造成滑坡效应。”MPEG-LA的总裁兼首席执行官Larry Horn强调,“例如,中国如今已是世界第二大经济体,而且正向第一名冲刺。很难理解为什么要向中国提供其他地区都没有的特殊待遇,尤其是在产品能够在全球自由流通的情况下;其他地区会据理力争:‘为什么我们没有这种待遇?’”

在某种程度上,Via和HEVC Advance这类公司采用的新结构反映了全球许可市场的迅速发展。过去十年里,中国在知识产权领域逐渐发展壮大,坚持认为在美国或欧洲行之有效的许可模式必须针对中国国内市场进行调整。国家发展与改革委员会针对高通的许可实践调查彰显了这一主张,最终该委员会对这个芯片制造巨头处以罚款,令其根据不同条件授予知识产权许可。

从高通在中国、韩国以及最近在美国经历的劫难可以看出,市场环境对于某些许可人来说愈发艰难。

一位首席知识产权官关于专利池的看法

Arvin Patel是Technicolor前任首席知识产权官、前Rovi和IBM知识产权主管。作为视频和音频技术的先锋,Technicolor拥有大量专利许可业务,每年创造数亿欧元收益。简言之,该公司是举足轻重的知识产权巨头。正因如此,该公司去年宣布退出HEVC Advance专利池时掀起了轩然大波。

HEVC Advance的负责人Peter Moller坚称,Technicolor的决定主要会对市场方面造成损害,而专利方面影响不大。然而,无论何时,一旦有知识产权巨头从专利池中退出,必然会引起问题。

可以说HEVC Advance的这个专利池(最新的视频压缩标准)自2015年创建以来一直步履维艰。创建该专利池的原因是对MPEG-LA自有的HEVC专利池感到不满,Moller称其过于偏向被许可人。然而,HEVC Advance专利池启用后不久就遭到了业内的阻力,不得不更改其专利使用费率和运营方式来满足专利提供者的要求。

混乱之中,Technicolor宣布了退出计划,Patel在第80期的《知识产权资产管理》上发表了一篇文章,进一步阐明了他对专利池的看法,以及他在这场关于标准的辩论中处于何种立场。在一系列讨论这篇文章的电子邮件中,Patel明确表示他深刻地思考过专利池的运营情况及未来前景。关于专利池如何继续服务于市场,他的想法如下:

  • 在为标准必要专利(SEP)清理市场时,专利池可以起到重要作用,但是根据以往的经验,只有行业内存在自发的许可活动或者专利池成员坚定实施其SEP时,专利池才能顺利运转。专利池只负责许可,并没有专利的所有权,因此不适合进行全力主张,需依靠其成员完成。
  • 如果想要专利池继续生存发展,必须二选其一:
    • 回到SEP自发许可制度;或
    • 专利池管理者想出如何在专利池背景下运用新的SEP实施规则,如何管理合作性的执行活动,通过活动表明基于标准的产品制造商不能简单地忽略专利池。
  • 目前还没有成文法律或先例涉及如何代表专利池管理者制定公平、合理、非歧视(FRAND)的报价或执行专利池成员拥有的专利,部分专利池或将开始探索这个领域。
  • 如果能找到适用的法律机制,专利池就会占据制定FRAND报价的有利位置,而且还有可能赢得法院和竞争主管机构的支持。专利池在本质上具有促进竞争的作用,因此,只要费率合理,就很有可能赢得法院的支持。直到现在,他们还未想出如何才能达成以上目标。

孤立无援

这种现象在无线技术许可中最为明显,最近的例子是4G长期演进(LTE)标准,它是全球许多移动设备的技术基础。基础4G知识产权和支撑当今智能手机行业的其他专利的所有人(包括高通、诺基亚、爱立信等企业)已分别在移动电话行业开展了大量许可工作,建立了价值数亿美元的专利许可业务,但也卷入了一些耗时伤财的侵权纠纷。

在Via和Sisvel这类公司中,一些以LTE技术为核心的专利池很难获取支持,而且未能以许可人的身份与一些大型公司签订合约。来自Via公司的Siino坚称其LTE专利池的“情况正在好转”,而且任何新事物的起步都需要时间,但他也承认这个过程过于漫长。

近日,Via已开始寻求改变其LTE专利池的使用费结构,以便吸引移动电话市场中更多中小型市场参与者申请许可。根据新的使用费结构,被许可人卖出的前10万件设备不用付费;第100001到第100万件设备的费率为1美元/件;第100万到第250万件的费率为1.50美元/件;此后的费率为2.10美元/件。通过扩展被许可人群体,Via可能会吸引到一些重要的专利权所有人加入专利池。

“我认为有几个现行趋势导致该过程比其他专利池更漫长。”Siino表示,“其中一个趋势是,从2G到3G再到4G,适用于无线标准的专利数量迅速增加。”这就意味着每一代技术都比上一代得到了更广泛的利用,进而导致潜在的许可规模急剧扩张。

“由于存在此种复杂性,聚集一定数量的许可人和被许可人并使专利池达到稳定状态需要更长的时间。”Siino说。建立LTE专利池的行动在美国也受到了专利权不确定性的影响,美国的几项重要法院判决打压了专利的价值。然而,如果能够解决上述挑战,减少市场中的不确定性,那么专利池依然能取得成功,至少理论上如此。

Beeney表示,LTE已然成为承受无专利池之痛的代表技术。他指出,高通和爱立信等企业有可能已经开发出可盈利的专利许可模式,但同时付出了巨大的代价。“看看他们特立独行所付出的代价,看看那些诉讼案和监管罚款。”Beeney说,“然后再想一想结构合理的专利池能带来怎样的收益,双边许可是否优于集合方式还不得而知。”但是有迹象表明,无线行业领军者正在建立一种更具合作性的类专利池模式。

去年9月,Avanci平台正式上线,六家企业(高通、爱立信、KPN、InterDigital、中兴和索尼)同意在物联网空间的几个行业类别中开放其基于2G、3G和4G技术的标准必要专利的许可。Avanci首先瞄准的三个行业类别是汽车业、智能仪表业和互联家居业,但截至本文写作时,尚未与任何被许可人签约。

虽然Avanci本身不属于专利池,但它却具有专利池的一些特性。“我们遵守专利池的要求。”Avanci首席执行官、前爱立信知识产权主管Kasim Alfalahi说,“但我们的运营方式完全不同。”Alfalahi强调,人员因素是Avanci与传统专利池的最大区别。“创建平台时,不仅仅要考虑专利的数量或者价格的设定,还需要更多地关注业务需求。”其他人也指出,严格意义上很难把Avanci归为专利池,因为它并不像MPEG-2那样专注于某项特定的技术标准,它收集的专利更加广泛。

然而,Avanci和专利池最重要的共同特性是,两者都为专利市场中的某些问题提供了合作式的解决方法,让用户能够更高效地进行许可。这对无线巨头的工程师们并不陌生,因为各大公司早已合作制定出技术标准,但对他们负责专利许可的同事而言却是全新的概念。Alfalahi的团队正考虑采用Avanci模式并将其用于涉及不同技术的多个平台。

展望未来

或许没有哪个专利池能复制MPEG-2的成功,而该专利池的寿命也走向终结,其最新的专利将于2018年2月在美国到期,并于2025年在菲律宾和马来西亚到期。许多怀疑者认为,如今专利许可环境已经改变,许可人和被许可人常常会在使用费上发生分歧,因此专利池很难维持相关性。专利权退化(在美国尤其严重,过去十年里美国的禁令救济和赔偿制度已受到了严重的侵害)导致潜在被许可人更加大胆不接受专利许可。

还有人担心,在标准设定机构和法院开展的关于SEP和FRAND构成要素的辩论中,专利池可能会遭到重创。这一直是电气与电子工程师协会面临的严峻问题,该协会在2015年初对其专利政策进行了修改,在一些专利权人中间引起了不小的争议。

“我最大的担心是,专利权人越来越不愿意参与标准设定工作,导致专利池无法扩张。”Horn说。制定FRAND许可条款时,在公平与合理的标准方面产生了分歧,外部力量开始有了发言权。“标准设定机构和法院给FRAND附上了条件,这些预料外的条件可能会降低专利权人的参与意愿。”Horn补充道。如果专利权人退出,专利池将不复存在。

乔治梅森大学法学教授Adam Mossoff赞同这种观点,他曾撰文描述过诞生世界首个专利池的那场缝纫机之战。“专利池要长期生存,必须设法从标准设定机构以及周遭环绕的诸多困惑中抽身。”他说。这意味着更多专利池将不再以SEP为焦点,然而来自Via公司的Siino却表示,该公司正积极考虑向SEP领域扩张。同专利池及许可行业一直以来的情况一样,基本原理相对简单,但具体应用却复杂得多。

行动计划

专利池作为许可市场的重要组成部分重出江湖。然而,为了在当今市场中保持相关性,如今的专利池已不惧发展:

  • 运营情况良好时,专利池能提高许可市场的效率,在知识产权覆盖范围方面为被许可人提供一站式服务。
  • 有些专利池正着手考虑世界各地不同的商业形式。
  • 无线行业愈发明显的合作趋势可能意味着,这个向来对专利池十分抵触的领域即将发生改变。
  • 如果美国的专利政策朝着加强专利权的方向倾斜,专利池将大受裨益。

 

Richard Lloyd是《知识产权资产管理》的北美编辑,常驻美国华盛顿特区

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